IP Bridge v HTC

2020年11月25日 - 案号: 6 U 104/18

http://caselaw.4ipcouncil.com/cn/german-court-decisions/olg-karlsruhe/ip-bridge-v-htc

A. 事实

原告IP Bridge 拥有被声明为对欧洲电信标准协会 (ETSI) 制定的蜂窝标准 4G/LTE而言（潜在）必要的专利。涉案专利是从另一家公司转让获得的，该公司已向 ETSI 承诺以公平、合理和无歧视 (FRAND) 的条款和条件使实施人能够使用该专利。

被告是宏达国际电子(HTC) 的德国子公司，HTC是一家总部位于台湾的全球电子公司，该公司在多个国家包括德国销售符合 4G 标准的手机。

2014 年 12 月，IP Bridge 向 HTC 集团的母公司（母公司）通知了其标准必要专利（SEPs）的组合。随后，双方进行了谈判，交换了许可要约；但是，双方没有签订任何协议。

2016 年 9 月，IP Bridge 在曼海姆地区法院（地区法院）对 HTC 提起诉讼。IP Bridge 要求该法院作出确认性判决，确认 HTC 的损害赔偿责任，并要求提供相关信息以及开立担保账户。

2018 年 4 月，在母公司签署保密协议后，IP Bridge提交了有关其专利组合与第三方之前的现有许可。

2018 年 5 月 15 日，IP Bridge增加了禁令救济以及召回和销毁侵权产品的诉求，延长了该未决诉讼。

2018 年 6 月，HTC 提出反要约， IP Bridge 拒绝接受。

2018 年 9 月 28 日，地方法院判定 HTC 侵犯涉案专利，并承担损害赔偿责任[1]。地方法院还命令 HTC 向 IP Bridge 开立担保账户并向 IP Bridge 提供相关信息。另一方面，禁令救济、召回和销毁侵权产品的诉请被驳回。双方对该决定都提出了上诉。

2019 年 3 月，上诉程序暂停，以就 IP Bridge 的要约进行许可谈判。在随后的磋商中，IP Bridge 向 HTC 提交了修改后的许可要约。除了这个要约，IP Bridge同时还提供了其与芯片组制造商签订的协议，根据这些协议，这些制造商要么部分涵盖了涉及争议的专利组合，要么包含了关于某些专利的所谓“最后才被起诉的协议”。

2020 年 2 月，IP Bridge 向 HTC 提出了另一个许可要约，HTC 可以在按量付费和固定支付许可费之间进行选择。对于这两种选择，许可费都是根据所谓的“至上而下”法确定的。该费率是根据手机的年度、行业范围（部分是根据预测的）平均售价 (ASP) 计算的。按量付费选项包括一项条款，在预测值与实际平均售价至少有 5% 的偏差的情况下，允许双方请求调整年度平均售价。

接着上诉程序再次暂停了大约两个月。母公司拒绝了IP Bridge 2020年2月作出的要约。之后，母公司又向IP Bridge提出了两次反要约。然而双方没有签订任何协议。

卡尔斯鲁厄高级地方法院（上诉法院）以本判决推翻了地方法院关于禁令救济、召回和销毁侵权产品的诉请的判决[2]。与一审判决相反，上诉法院支持了这些诉请。

B. 法院的说理

上诉法院确认HTC侵犯了涉案专利[3]。

在上诉法院看来，HTC 提出的导致禁令救济、召回和销毁侵权产品的诉请在一审中被驳回的“FRAND 抗辩”，不会再成为支持这些诉请的障碍[4]。

HTC 认为，通过主张具有排除性质的诉请，IP Bridge 滥用了其市场支配地位，违反了《欧盟运作条约》（TFEU）第 102 条。上诉法院认为，地方法院认为 IP Bridge 在相关市场中具有支配地位，这点是没有问题的[5]。然而，IP Bridge并没有滥用其市场支配地位：IP Bridge 在上诉程序中提出的最后一个许可要约不管怎样都是 FRAND的[6]。根据上诉法院的说法，相反，HTC 随后的反要约“显然不是 FRAND”的[7]。

未决诉讼期间的华为义务

上诉法院重申，原则上双方在侵权诉讼未决期间也均能履行欧盟法院的华为诉中兴案的判决（华为判决）[8]下的谈判义务（华为义务）[9]。同样，法院应在上诉程序中考虑在一审审判结束后首次实施的行为，特别是当提供了许可要约的情况下[10]。

在这种情况下，上诉法院指出，实施人通常有义务对标准必要专利权人履行其华为义务的行为做出适当的反应，而不管专利权人采取的行动有延迟还是逐步的方式[11]。专利权人方面的“略有延迟行为”并不会永久排除其获得禁令救济的权利；该权利的执行只是“暂停”，直到专利权人履行其义务并且给予实施人作出反应的合理期限届满为止[12]。上诉法院指出，相反，即使标准必要专利权人“只是略有延迟”地履行其义务，执行拖延策略的实施人一方也会受到排除性措施的制裁[13]。

侵权通知

在审核了IP Bridge具体的华为义务后，上诉法院认定 IP Bridge 已向 HTC 发出了充分的侵权通知[14]。就目前而言，上诉法院认为地方法院的说理没有任何问题。

标准必要专利权人的要约

上诉法院随后判定 - 至少 - IP Bridge2020 年 2 月给 HTC提供 的最后一个许可要约是 FRAND的（或者，无论如何，“不是明确且明显非 FRAND”）[15]。上诉法院对 FRAND 符合性进行了全面的评估，确认了其之前的看法，即对于专利权人的要约，法院不能仅进行有限的“简易审查”[16]。

上诉法院认为，只要要约对于“普通被许可人”而言是“一般意义上”FRAND的，标准必要专利权人通常就履行了给“善意”的被许可人提供FRAND 许可要约的华为义务[17]。实施人不能指望作为谈判“起点”的（第一个）要约已经考虑了具体的个体情况[18]。上诉法院强调，FRAND 是一个“范围”，这意味着不仅只有一套条款和费用符合 FRAND 的要求[19]。特别是“公平”和“合理”的概念为各方提供了灵活性，他们在根据每个案件的情况进行善意的双边谈判的情况下最有可能达成 FRAND的条款和费用[20]。

关于 IP Bridge 的最后一次许可要约，上诉法院首先认为时间上没有问题。事实上，IP Bridge 逐渐形成并仅在上诉程序期间提出该要约的这一事实并无不利影响[21]。此外，上诉法院强调，上述要约并未“失效”，因此要求 HTC 做出回应[22]。HTC 则认为，在 IP Bridge 设定的回复期限届满后，该要约不再具有约束力。上诉法院不同意这一看法：具体的截止日期仅表明 IP Bridge 预计其将收到 HTC 的答复的时间，并没有阻止HTC随后接受该要约[23]。截止日期过后，IP Bridge 再次要求 HTC 做出回应，这一事实进一步支持了这种理解[24]。根据上诉法院的说法，就算假定许可要约已经“失效”，即使响应的截止日期已过[25]，HTC 仍然有义务提出反要约或询问 IP Bridge 自己是否可以接受该要约。

许可费计算/许可要约的内容

关于许可费，上诉法院认为 IP Bridge 最后一次要约中包括的许可费率是 FRAND的[26]。用于许可费计算的“至上而下”法没有任何法律问题[27]。用于计算的许可费基数也没有问题，即年度（部分预测的）行业范围内手机的平均售价[28]。

上诉法院拒绝接受 HTC 的观点，即使用所有支持 4G 的手机行业范围内的平均售价本身是不合理的[29]。一方面，上诉法院强调，对 FRAND 符合性的评估不在于“对单个计算参数的孤立审查”，而应关注最终许可费率的金额是否为 FRAND的，本案就属于这样的情况[30]。

另一方面，行业范围的平均售价考虑了与无线技术无关的特性（例如制造商的声誉、品牌、设计或高生产质量）这是可以接受的，因为同时特别低价的手机也被考虑在内，例如以倾销价格出售的设备，或不考虑标准必要专利许可费用的价格[31]。除此之外，上诉法院指出，整个行业的平均售价并没有明显高于HTC自家手机的平均售价[32]。此外，上诉法院认为，IP Bridge 用于计算许可费的累积总许可费负担也没有问题，因为它处于其他法院之前接受为 FRAND 的范围内 (6% - 10%)[33]。其他标准必要专利权人应用较低百分比的事实并不能证明 IP Bridge 所引用的累积费率具有剥削性[34]。

此外，上诉法院认为 IP Bridge 计算其在 4G 相关标准必要专利中所占份额的方式没有任何问题[35]。IP Bridge 根据来自两个不同标准必要专利全局研究的数据形成了一个平均值。上诉法院认为这是可以接受的，尤其是因为两项研究都得出了相似的结果；更重要的是，IP Bridge 没有义务使用更低结果的那项研究[36]。

进一步，对于IP Bridge 没有根据专利覆盖范围为特定国家/地区提供不的同费率的做法，上诉法院并没有提出质疑[37]。IP Bridge 提出的统一全球费率并未使得许可要约本身具有剥削性，因为选择此选项有充分的理由，例如，更简易的合同管理[38]。上诉法院解释说，在这样的条件下提出的要约是否会不利于在专利覆盖率低的地区有高销售额的实

施人，是无关紧要的：如前所述，如果标准必要专利权人给“普通被许可人”的要约是FRAND的，那么标准必要专利权人就履行了谈判义务[39]。只有当每个国家/地区因为没有不同的费率通常会导致“剥削性”费率时，才有可能会发生滥用[40]。在上诉法院看来，没有迹象表明这里是这种情况，特别是因为与 IP Bridge 签订协议的其他被许可人已经接受了相应形式的要约[41]。此外，上诉法院认为 IP Bridge 建议的数量折扣符合 FRAND[42]。标准必要专利权人原则上没有义务向所有被许可人提供“统一收费”[43]。基于销量的折扣会导致销售额较低的实施人的单位费用较高，但在存在“事实理由”时是允许的[44]。上诉法院承认，标准必要专利权人可以有动机激励实施人争取更高的销售额，以实现标准的更广泛传播，从而获得更多的被许可人[45]。向“大型和有信誉的”实施人提供特别优惠的折扣也是合理的，因为与这些公司签订的协议也可能促使其他被许可人签订协议[46]。与其他现有被许可人相比，本案中使用的数量折扣将导致 HTC 的费率更高，这一事实并未使 IP Bridge 的要约具有歧视性[47]。上诉法院重申，当标准必要专利权人的提议对“普通被许可人”来说不具有歧视性时，其提供 FRAND 要约的义务就得到了满足；HTC 并没有提出本案出现了这种情况，而只是认为折扣制度总体上对 HTC 或更小规模的制造商具有歧视性[48]。

至此，上诉法院重申，最终，个别计算参数是否“符合 FRAND”并不重要；决定性问题是最终的许可费是否为 FRAND的[49]。上诉法院毫不怀疑 IP Bridge 提供的许可费是 FRAND的，特别是因为IP Bridge与另外两个被许可人就相同的费率（包括相同的数量折扣制度）签订了协议[50]。鉴于它们是在没有诉讼的情况下签订的，因此可以将这些许可用作基准参考[51]。销售数量有差异（一个高于HTC，一个低于HTC）的现有的被许可人的都接受了IP Bridge的数量折扣制度，这表明该制度既没有剥削性也没有歧视性[52]。此外，上诉法院并不认为因为其中一项许可还涵盖基础设施侧的专利（向 HTC 提出的要约没有）就具有歧视性，因为此类专利仅占许可组合的 1%，因此对于FRAND 符合性评估的影响有限[53]。

除了许可费计算外，上诉法院进一步认定 IP Bridge 最后一次许可要约的其他条款也是 FRAND的[54]。要约中包含的许可费调整条款允许被许可人对许可专利的有效性、必要性和使用性提出质疑，并在许可组合发生“重大变化”（双向）时提供许可费调整。仅在“重大变化”的情况下才触发该调整机制是出于双方的利益，以避免以微不足道的理由修改协议，上诉法院认为这些理由值得保护[55]。

有关许可要约的信息

考虑到向实施人解释许可要约的相关责任，上诉法院要求标准必要专利权人

详细说明要约，能让特定被许可人理解费率和其他合同条款所依据的假设，以及专利权人认为该要约是非剥削性和非歧视性的原因[56]。

上诉法院认为，IP Bridge 就最后一次向 HTC 提出的要约而言，符合上述要求[57]。至于 IP Bridge 之前就保持不变的因素提供意见，上诉法院解释说没有义务重复这些信息，因为这只是一种“无用的形式主义”[58]。

上诉法院补充说，没有必要再去对一个已经详尽的“自豪清单”进行扩展来证明 IP Bridge 专利组合对于标准的必要性[59]。无论如何，IP Bridge 向 HTC提供的 24 项权利要求对照表被认为是足够的（该组合共有 48 项专利）[60]。

此外，上诉法院指出，IP Bridge 可以依据两项（外部作出的）全局研究来确定其在 4G 相关标准必要专利中的份额；IP Bridge没有义务在这方面自行研究[61]。IP Bridge 没有义务给HTC 提供这两项研究，因为这两项研究HTC都可以获得[62]。根据上诉法院的说法，HTC 购买这些研究似乎并非不合理，尽管获得其中一项研究的成本为 50,000 英镑（或每年订阅 75,000 英镑）[63]。

上诉法院还认为，IP Bridge 已经履行了向 HTC 告知已经签订的许可协议的“基本内容”的义务[64]。IP Bridge 提供了与其他三个被许可人签订的协议。对于标准必要专利权人是否有义务提交先前的专利权人签订的协议的问题，上诉法院并没有给出确定的答案：在本案中，IP Bridge 的专利组合包括从多个专利权人处获得的专利，因此没有任何先前的协议能涵盖其当前结构的专利组合[65]。以前的单个许可协议的信息价值比较有限[66]。不管怎样，相应的义务都不会延伸到已过期的许可协议[67]。

“无压力”谈判

除此之外，上诉法院认为，鉴于诉讼曾两次暂停，关于 IP Bridge 在上诉审判期间提出的关于要约的“无压力”谈判的实现是可能的[68]。暂停诉讼的这段时间足以让 HTC 仔细审查要约，其也有义务这样做[69]。

此外，上诉法院解释说，IP Bridge 并没有义务暂停对 HTC 集团在中国的关联公司发起的侵权诉讼[70]。根据欧盟竞争法，只有在法院措施（例如禁令）将产品排除在欧盟单一市场之外的情况下，主张由标准必要专利产生的排除性权利才有可能构成滥用[71]。在其他市场提起的诉讼没有这种效果，因此并不妨碍在德国提出的排除性主张的执行[72]。关于标准必要专利权人是否有义务暂停平行且未决的德国侵权诉讼，上诉法院并没有作出决定，因为自 2017 年 11 月以来，双方在德国法院的唯一其他审判也处于“暂停”的状态[73]。

实施人的反要约

上诉法院进一步判定，HTC 在上诉程序之前和期间提出的反要约不是 FRAND的[74]。

在上诉法院看来，当标准必要专利权人提出的要约不是“明显不符合 FRAND”并且关于该要约已向实施人详细说明使得实施人能根据 FRAND 条款设置反要约的时候，实施人提出反要约的义务已经被触发[75]。上诉法院相信华为义务“本身不是目的”，而是旨在促使双方就许可条款达成协议，因而法院认为要求实施人仅对标准必要专利权人的 FRAND 要约做出回应将导致谈判停滞[76]。这一解释也将与华为判决相冲突，因为欧盟法院仅以实施人拒绝标准必要专利权人的要约为条件提出了提交 FRAND 反要约的义务，而没有额外要求该要约实际上是 FRAND的[77]。

特别是在 HTC 的反要约中，上诉法院重点关注了一项条款，即 IP Bridge 应保证所有许可专利对于至少一个蜂窝标准而言是必要的。根据上诉法院的说法，该条款是非 FRAND的[78]。实际上，实施人被允许保留对协议中许可专利的有效性、必要性和使用性提出质疑的权利[79]。然而，可以不要求专利权人提供上述条款中规定的保证[80]。上诉法院指出，违反该条款（如果许可专利被证明是非标准必要专利）将——至少——使标准必要专利权人承担损害赔偿责任[81]。这样一来，许可协议作为对实施人的“具有风险的交易”的性质消失，标准必要专利权人将以损害赔偿责任的形式承担（增加的）风险[82]。在这方面，上诉法院还认为，HTC 未能证明此类合同条款在实践中很常见[83]。

获得许可的意愿

最后，上诉法院认定，HTC的整体行为表明其不愿意获得许可[84]。

根据德国联邦法院 (Bundesgerichtshof) 在西斯维尔诉海尔（Sisvel v Haier）案中的判例法[85]，上诉法院解释说，实施人必须“明确无误地”声明其意愿以任何实际上是 FRAND 的条款获得许可，然后以“以目标为导向”的方式进行谈判[86]。仅表现出“一般性意愿”是不够的；实施人的声明必须是“严肃的”和“无条件的”，而“仅仅口惠”是不够的[87]。

在上诉法院看来，“意愿”并非是“静态”的立场：关于实施人在某个时间点愿意（或不愿意）的结论今后并不会保持不变[88]。同时，需要“持续的意愿”来获得许可[89]。 特别相关的问题是“诚信且善意”的寻求许可的实施人是如何表现的-其有动机签订协议并且不会尽力使用程序工具来抵御标准必要专利权人提起的诉讼[90]。

在此背景下，上诉法院评价认为HTC 与 IP Bridge 的接洽 是 “拖沓”的，尤其是在谈判的最后阶段[91]。事实上，HTC 在上诉程序口审前三周才提交了反要约，并在口审前两天才给 IP Bridge 提供了修改后的版本[92]。 更重要的是，在上诉法院看来，“善意”的被许可人不会坚持要求标准必要专利权人接受HTC 反要约中包含的关于保证许可的组合专利的必要性的条款[93]。

C. 其他问题

上诉法院拒绝接受 HTC 基于“专利伏击”概念提出的抗辩[94]。上诉法院解释说，仅表明（之前的）专利权人清楚其在欧洲电信标准协会（ETSI）知识产权政策下的披露义务或没有披露，或在其他情况下延迟披露相关专利的情况下，不能由此就确定权利人方面构成了所规定的“故意欺诈行为”[95]。此外，上诉法院同意地方法院的意见，并要求提出“专利伏击”抗辩的一方——至少——证明“具体可能性”，即与吸纳进入标准的解决方案构成的替代技术当时确实存在[96]。HTC在本案中无法证明。

关于法律后果，上诉法院做了澄清，“专利伏击”并不能阻止专利的主张[97]。没有法律依据支持在这种情况下应该暂停专利的效力[98]。这种暂停就相当于对 “轻微违反规则”的行为进行处罚，是不合适的，并且与 ETSI 知识产权政策确立的披露义务的“精神和目标”相冲突，该政策旨在确保专利权人做出 FRAND 承诺，并且标准能采用最佳的技术方案，无论该技术方案是否受专利保护[99]。

进一步，上诉法院拒绝接受HTC 另外的论点，即与某些芯片组制造商达成的所谓“最后才被起诉协议”能阻碍 IP Bridge 主张涉案专利[100]。上诉法院强调，根据德国法律，“最后才被起诉协议”不会导致专利权用尽，因为不能排除基于专利提起诉讼的可能性，而其只是暂停而已（根据中止协议）[101]。

此外，上诉法院强调，根据德国法律，所谓“不起诉协议”形式的（更广泛的）协议也不会导致专利权用尽[102]。此类协议不具有提供关于将符合专利的产品投放市场的许可或同意的效力[103]。关于德国专利，“不起诉协议”通常不会比（程序上）中止协议产生更进一步的影响。

[1]  IP Bridge v HTC, District Court of Mannheim, judgment dated 28 September 2018, Case No. 7 O 165/16.

[2]  IP Bridge v HTC, Higher District Court of Karlsruhe, judgment dated 25 November 2020, Case No. 6 U 104/18 (cited by GRUR-RS 2020, 56869).

[3] 同上注，段58-98。

[4] 同上注，段117。

[5] 同上注，段134。

[6] 同上注，段133。

[7] 同上注，段133。

[8] Huawei v ZTE, Court of Justice of the EU, judgment dated 16 July 2015, Case No. C-170/13.

[9] IP Bridge v HTC, Higher District Court of Karlsruhe, judgment dated 25 November 2020, 段118。

[10] 同上注，段119。

[11] 同上注，段121等等。

[12] 同上注，段121等等。

[13] 同上注，段124。

[14] 同上注，段134。

[15] 同上注，段136。

[16] 同上注，段136和130。

[17] 同上注，段127。

[18] 同上注，段128。

[19] 同上注，段126。

[20] 同上注，段126。

[21] 同上注，段137。

[22] 同上注，段138。

[23] 同上注，段138。

[24] 同上注，段138。

[25] 同上注，段138。

[26] 同上注，段139等等。

[27] 同上注，段140。

[28] 同上注，段141等等。

[29] 同上注，段143。

[30] 同上注，段143。

[31] 同上注，段145。

[32] 同上注，段146。

[33] 同上注，段147。

[34] 同上注，段147。

[35] 同上注，段148。

[36] 同上注，段148。

[37] 同上注，段152等等。

[38] 同上注，段153。

[39] 同上注，段154。

[40] 同上注，段154。

[41] 同上注，段154。

[42] 同上注，段155等等。

[43] 同上注，段156。

[44] 同上注，段156。

[45] 同上注，段156。

[46] 同上注，段156。

[47] 同上注，段157等等。

[48] 同上注，段158。

[49] 同上注，段160。

[50] 同上注，段160。

[51] 同上注，段164。

[52] 同上注，段161。

[53] 同上注，段163。

[54] 同上注，段166等等。

[55] 同上注，段168。

[56] 同上注，段127。

[57] 同上注，段169等等。

[58] 同上注，段169。

[59] 同上注，段170。

[60] 同上注，段171。

[61] 同上注，段173。

[62] 同上注，段173。

[63] 同上注，段173。

[64] 同上注，段174。

[65] 同上注，段178。

[66] 同上注，段178等等。

[67] 同上注，段178。

[68] 同上注，段180等等。

[69] 同上注，段182等等。

[70] 同上注，段185。

[71] 同上注，段186。

[72] 同上注，段187。

[73] 同上注，段184。

[74] 同上注，段187。

[75] 同上注，段129。

[76] 同上注，段131。

[77] 同上注，段132。

[78] 同上注，段188等等。

[79] 同上注，段189。

[80] 同上注，段189。

[81] 同上注，段190。

[82] 同上注，段190。

[83] 同上注，段190。

[84] 同上注，段193。

[85]  Sisvel v Haier, Federal Court of Justice, judgment dated 5 May 2020, Case No. KZR 36/17.

[86] IP Bridge v HTC, Higher District Court of Karlsruhe, judgment dated 25 November 2020,段124等等。

[87] 同上注，段124。

[88] 同上注，段125。

[89] 同上注，段125。

[90] 同上注，段125。

[91] 同上注，段194。

[92] 同上注，段194。

[93] 同上注，段194。

[94] 同上注，段103等等。

[95] 同上注，段104。

[96] 同上注，段105。

[97] 同上注，段106。

[98] 同上注，段106。

[99] 同上注，段106。

[100] 同上注，段108。

[101] 同上注，段110和114等等。

[102] 同上注，段111。

[103] 同上注，段111和113。