慕尼黑一区地区法院IP Bridge诉华为案

2021年06月24日 - 案号: 7 O 36/21

http://caselaw.4ipcouncil.com/cn/german-court-decisions/lg-munich-district-court/ip-bridge-v-huawei

A. 事实

原告IP Bridge是一家日本的非专利实施主体，持有一系列被宣告为于实施由欧洲电信标准协会（ETSI）所发展出的数项无线通信标准时（潜在）必要的专利组合（以下称“标准必要专利”或“ SEP”）。 欧洲电信标准协会要求专利持有人承诺将会按公平、合理和无歧视 （FRAND）的条款与条件使标准实施人得以取得其所持有的标准必要专利。

被告是总部位于中国的一家跨国通信及电子集团公司——华为集团（以下称“华为”）的母公司及其德国子公司。

双方自2015年起即开始进行许可谈判。于此期间，IP Bridge曾多次向华为提出许可要约，然而，双方并未能就此达成协议。

在2020 年 12 月 18 日双方的一次视频通话中，IP Bridge指出，德国法院已就此次涉案专利专利组合中的一项专利的有效性作出确认，同时也认可了一项与此次向华为发出的许可要约条件非常类似的许可要约的 FRAND 符合性，并因此向未获许可的实施人核发了禁令。相反地，华为提出并特别强调了另一个案例，在此案例中，中国最高人民法院就杜塞尔多夫地区法院所核发的禁令授与了所谓的“禁止执行令”。此一禁止执行令以罚款为手段责令向华为提起诉讼的标准必要专利持有人不得执行杜塞尔多夫法院所核发的禁令，以支持在中国法院进行中的有关判定此专利组合中所包含的中国专利的 FRAND 费率的未决诉讼。

IP Bridge遂于2021年1月8日以其所持有的德国专利为标的，在慕尼黑一区地区法院（以下称“法院”）向华为提起了侵权诉讼（以下称“德国侵权诉讼程序”）。相关侵权诉讼同时也在德国曼海姆地区法院以及英国高等法院（以下称“英国诉讼程序”）被提起。

除了侵权诉讼外，IP Bridge也同时在慕尼黑提起了一项所谓的“反禁诉令”动议。IP Bridge 请求法院判令禁止华为在中国发起“禁诉令”和/或“禁止执行令”动议，并且撤回其已经提交的此类动议。 2021 年 1 月 11 日，法院在没有事先与华为举行听证的情况下核准了该反禁诉令（以下称“慕尼黑反禁诉令”）。华为就该裁定提出异议。

华为随后于2021 年 3 月 5 日在中国广州对IP Bridge提起诉讼，要求法院针对IP Bridge所持有的标准必要专利组合的FRAND许可费率进行判定，并且该费率将只适用于涵盖范围涉及中国领土的许可协议（以下称“中国FRAND诉讼”）。

2021 年 3 月 19 日，IP Bridge在双方于英国进行的平行诉讼程序中要求华为就其不会在中国发起禁诉令动议一事作出声明。然而，华为并没有做出这样的声明。尽管如此，在法院于 2021 年 6 月作出本案裁决之前，并没有针对IP Bridge的禁诉令动议在中国被提起。

法院驳回了华为的异议声明，并确认了慕尼黑反禁诉令 [1064] 。(引自 https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2021-N-17662?hl=true)。
 

B. 法院的论理

法院认为，以反禁诉令形式提出的临时禁令具备法律上主张且有充分理由 [1065] 。
 

临时禁令的法律上主张

法院指出，以防止他方对在德国境内发起以针对专利侵权行为的禁令救济主张为目的的禁诉令或者（中国或者美国所称的）禁止执行令的提出、起诉、以及执行，损害了专利持有人在侵权法下“类似于财产权的法律地位”（特别是德国民法典第 823 条第 1 款） [1066] 。因此，专利持有人可以根据《德国民法典》第 227 条的规定行使自卫权，该条文保障当事人为避免当前的非法侵害而采取的任何必要行为均不会违反法律 [1067] 。

为保护财产权而采取的（临时性）措施的先决条件是存在“首先侵权风险”。法院表示，于下列情况下，法院原则上会推定“首先侵权风险”存在，并因此得以支持反禁诉令的核发：

• 实施人威胁要发起禁诉令动议；
• 实施人已经发起了禁诉令动议；
• 实施人已经或者威胁将要在原则上有禁诉令适用的司法管辖区内提起（常规）诉讼程序要求授予许可或确定合理的全球许可费率；
• 实施人已经或者威胁将要针对其他专利持有人发起禁诉令动议，并且没有迹象表明其将来亦不会对在德国法院寻求保护的专利持有人采取此类措施；
• 实施人未能在专利持有人所设定的较短期限内（例如：与第一次侵权通知同时）以书面形式声明其将不会提起禁诉令动议 [1068] 。

法院同时也指出，上述列举情况并未穷竭，当存在更多其他适当情况时，也可以为反禁诉令的核发提供足够的法律上理由 [1069] 。

在法院看来，在一方威胁将要发起禁诉令动议时就认可“首先侵权风险”的存在是在此情况下提供“有效的法律上保护”所必须的 [1070] 。否则，欧洲联盟法院（CJEU）在华为诉中兴通讯一案 [1071] 中所确立的许可谈判进行程序就应该被修正 [1072] ，特别是标准必要专利持有人在提起诉讼之前就不应该再承担就侵权行为向实施人进行通知的义务 [1073] 。通过发出侵权通知的行为，专利持有人将会把自己暴露于受禁诉令限制的风险之中。如果禁诉令最终被核发，那么在许多情况下事实上无异于禁止专利持有人行使其主张禁令救济的合法权利，即便是对于没有意愿取得许可的实施人亦同 [1074] 。法院认为，如此结果将会与欧盟知识产权执法指令（第 9-11 条） [1075] 以及欧洲联盟法院的判例法产生冲突 [1076] 。

此外，法院也指出，只有在当事人能够平等地获得法律上救济时——正如欧洲联盟法院在华为诉中兴通讯案中所设想的那样——才能确保平等谈判协商的进行：实施人攻击专利有效性的能力应该受到专利持有人在法庭上主张其专利权的能力的制衡 [1077] 。而当针对专利侵权行为主张法律上权利的权利因为禁诉令的核发而遭到排除时，情况便不再如此 [1077] 。法院表示，禁诉令直接侵害了标准必要专利持有人受欧盟法（《欧洲联盟基本权利宪章》第 47 条第 1 款）以及德国宪法所保障的获得法院公正审判的权利 [1077] 。

于此背景下，法院认定本案存在“首先侵权风险” [1078] 。

首先，法院提到了华为之前在中国取得的禁止第三方许可人执行杜塞尔多夫地区法院核发的禁令的禁止执行令 [1079] 。法院认为，这一事实表明了华为针对可能在德国提出的禁令救济主张采取某些措施的意图，从而确立了上述“首先侵权风险”的存在 [1080] 。华为代表在诉讼过程中表达的只有在保障华为权益“合理且必要”的情况下才会考虑采取此类措施的这一说词也并没有说服法院 [1080] 。于此脉络下，法院认为，禁止执行令应与禁诉令应等同视之，因为它们所欲达成的目的是相同的，不同点仅在于其分别在侵权诉讼程序中的不同阶段下发挥其影响力（禁止执行令是在审判结束后才发生作用，而禁诉令影响的则是进行中的未决诉讼或将来可能产生的诉讼） [1081] 。更重要的是，禁止执行令相较于禁诉令而言更严重的损害了标准必要专利持有人获得法院公正审判的权利，因其针对的是已经确认了侵权行为存在同时认定禁令救济主张有理由的法院判决 [1081] 。

其次，法院认为，通过在 2020 年 12 月 18 日进行的视频通话过程中向对方提及上述在中国取得禁止执行令的行为，华为明白地威胁对方将要在中国发起禁诉令动议，这也确立了“首先侵权风险”的存在 [1082] 。法院认为——从客观的角度来看——人们可以“毫无疑问地”从华为代表所作出的声明中得出其准备对IP Bridge采取某些（甚至是先发制人的）措施。在法院看来，在谈判进行的过程中提及被认为是与本案不相关的诉讼上可用的程序性手段是没有意义的 [1083] 。

第三，法院指出，华为并没有通过作出“将不寻求禁诉令声明”来消除“首先侵权风险” [1084] 。尽管其可以有把握地假设，最迟在 2021 年 1 月慕尼黑反禁诉令被核发之后，IP Bridge便会将华为提及其之前在中国获得的禁止执行令的行为视为一种威胁，华为仍然没有做出此种声明 [1084] 。更有甚者，即使于2021年3月在英国进行的诉讼过程中被IP Bridge要求作出声明，华为依旧没有做出相应的声明 [1085] 。

第四，综合本案整体情况考量后，法院认为，华为于2021年3月发动的中国FRAND诉讼也确立了“首先侵权风险”的存在 [1086] 。 中国FRAND诉讼不请求确认全球范围的FRAND 许可费率而仅限于就仅包含中国专利的部分确认其许可费率这一事实并不会产生任何区别：法院指出，根据中国法律，禁诉令（或禁止执行令）不仅适用于要求中国法院确认适用于全球范围的许可费率的案件，同时也适用于要求确认适用于中国范围内的费率的案件 [1087] 。作为一项示例，法院提到了华为针对杜塞尔多夫禁令而取得的禁止执行令 [1087] 。

最后，法院补充到，IP Bridge在德国侵权诉讼中所涉及的专利即将到期（2021 年 9 月 7 日）这一事实并不会排除此处的“首先侵权风险”，特别是因为慕尼黑反禁诉令所涉及者包括IP Bridge所持有的整个标准必要专利组合 [1088] 。
 

核发临时禁令的理由

尽管如此，法院认为，IP Bridge也已经展示出获取反禁诉令的充分理由 [1089] 。

法院认为，采取临时性措施（例如反禁诉令）所要求的急迫性于此处获得了体现 [1090] 33。IP Bridge已于 2021 年 1 月 8 日，即从华为以禁诉令对其作出威胁（2020 年 12 月 18 日的视频通话）之日起一个月的最后期限内发动了反禁诉令动议 [1091] 。

此外，法院也阐明，采取临时性措施是合理的，因为要求IP Bridge在德国法院的常规（主要）诉讼程序中就潜在的中国禁诉令进行辩护是不合理的 [1092] 。禁令救济权是例如专利权等排他性权利的一项“必要特征”，同时也是对抗侵权行为的“最有利武器”：确切来说，如果专利持有人将因为法庭诉讼程序而被剥夺其行使合法权利的可能性，则专利事实上将沦为“毫无价值” [1092] 。鉴于禁令对于专利而言仅适用于一段的有限生命周期，针对禁诉令而提起的常规诉讼程序将不足以保障专利持有人的权利；直到法院作出一审判决为止，后者实际上将被剥夺寻求禁令救济的权利 [1092] 。
 

利益衡平

法院进一步阐明，IP Bridge透过反禁诉令实现对其法律地位的保障的利益超越了华为采用中国法下可供利用的程序性手段的利益 [1093] 。

慕尼黑反禁诉令的核发对IP Bridge而言是有利的。尽管潜在的中国禁诉令由于违反公共秩序而无法在德国被强制执行，但中国可能对其实施制裁这一威胁实际上将会阻止IP Bridge在一段不可预见的时间内于德国行使其专利权，而这将导致其获得法院公正审判的权利遭受到严重的限制 [1094] 。

另一方面，慕尼黑反禁诉令并不会对华为发起的中国 FRAND 诉讼造成损害 [1095] 。法院认为，在德国进行的侵权诉讼程序有很大的可能并不会围绕在与于中国 FRAND 诉讼中被提出的——确认适用于中国范围内的FRAND许可费率——此一相同问题上。德国法院可能并不会就究竟何为适用于全球范围的适当许可费率（包括适用于中国的费率）进行审查，因为法院不太可能对华为就本案所提出的 FRAND 抗辩进行实质性审查 [1095] 。其原因在于，通过威胁对方要在中国发起禁诉令动议的的这一行为，华为成为了一个“不具备取得许可意愿的被许可人”，如此一来，其在德国侵权诉讼中所提出的潜在FRAND 抗辩便几乎没有成功的可能 [1095] 。

此外，法院认为，华为在中国FRAND诉讼程序进行期间规避在德国涉入侵权诉讼审判程序的利益并不值得保护 [1096] 。华为既没有履行其持续监控知识产权布局的义务，也没有确保在开始生产之前取得相关的必要许可。更何况其于过去的五年多以来一直拒绝这样做，因此也就不能再期待IP Bridge将进一步延迟对其权利进行主张 [1096] 。
 

禁诉令与实施人取得许可的意愿间的关系

除上述者外，法院更明确表示，当实施人威胁对方将提起禁诉令动议或提起此类动议时，通常也就不能被视为符合欧盟法院在华为诉中兴通讯案所做出裁决以及德国联邦法院 (Bundesgerichtshof)近期在西斯维尔诉海尔案 [1097] 中做成的判例意义下的“具备取得许可意愿的被许可人” [1098] 。法院认为，正常情况下，真正具备取得 FRAND 许可意愿的实施人将会避免从事可能损害标准必要专利持有人“类财产”权利的行为，而这些行为也会涵盖过去以及正在进行的侵权行为（例如：提起禁诉令动议） [1070] 。

此外，法院还提出了一项观点，认为当实施人被通知其涉及对标准必要专利的侵权行为时，实施人不仅需要充分表达其具备取得FRAND许可的意愿，并且还需要就其不会对标准必要专利持有人发起禁诉令动议作出声明 [1070] 。

于此脉络下，法院指出，即便在标准必要专利持有人有意向实施人提供全球范围的专利组合许可的情况下，也不能期待标准必要专利持有人预先为将来可能发生的潜在禁诉令主张准备应对的对策 [1074] 。在某个时间点下，这将导致不成比例的高成本产生，使禁诉令可能造成的风险与影响无法适当地被评估 [1070] 。
 

C. 其他重要问题

法院表示，IP Bridge具备在本案中提起诉讼程序的合法利益 [1099] 。根据德国法律的规定，这是提起任何诉讼程序的先决条件，并且基本上只要在被告未能履行其诉讼主张下的要求时便可以成立。IP Bridge原则上可以通过中国法院的所谓“复议程序”针对可能在中国被核发的禁诉令提出异议的这一事实并不会导致其案件受德国法院审理的合法权益就此消失 [1100] 。法院认为，此一“复议程序”无法充分保障IP Bridge在德国享有的“类财产”权利，特别是在几乎不可能对此类诉讼上救济措施成功的可能性进行任何有效评估的情况下 [1100] 。此外，该“复议程序”并不具备停止执行的效力，因此即便专利持有人提起了此项程序，已经被核发的该项禁诉令依然有效 [1100] 。

此外，法院也指出，尽管在德国进行的侵权诉讼程序与中国FRAND诉讼的诉讼标的与主张并不相同 [1101] ，中国 FRAND 诉讼处于未决的状态并不会抹去IP Bridge得以享有的诉讼上合法权益或禁止德国法院对此案件进行审理（不存在未决诉讼（ lis pendens）） [1102] 。

法院同时也确认了慕尼黑反禁诉令已在德国相关法律规定的一个月期限内送达华为 [1103] 。

• [1064] IP Bridge v Huawei, District Court of Munich I, judgment dated 24 June 2021, Case-No. 7 O 36/21
• [1065] 同上注，段23。
• [1066] 同上注，段32；另见段25。
• [1067] 同上注，段32。
• [1068] 同上注，段34及段41。
• [1069] 同上注，段34。
• [1070] 同上注，段37。
• [1071] Huawei v ZTE, Court of Justice of the EU, judgment dated 16 July 2015, Case No. C-170/13。
• [1072] IP Bridge v Huawei, District Court of Munich I, judgment dated 24 June 2021，段38。
• [1073] 同上注，段38。
• [1074] 同上注，段40。
• [1075] Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights (OJ L 157, 30.4.2004)。
• [1076] IP Bridge v Huawei, District Court of Munich I, judgment dated 24 June 2021，段40。
• [1077] 同上注，段39。
• [1078] 同上注，段42及以下。
• [1079] 同上注，段43及以下。
• [1080] 同上注，段45。
• [1081] 同上注，段43。
• [1082] 同上注，段46及以下。
• [1083] 同上注，段48及段49。
• [1084] 同上注，段52。
• [1085] 同上注，段52及段56 - 段57。
• [1086] 同上注，段53及以下。
• [1087] 同上注，段53。
• [1088] 同上注，段58；另见段79。
• [1089] 同上注，段63及以下。
• [1090] 同上注，段64及以下。
• [1091] 同上注，段69及段71。作为一项原则，慕尼黑法院要求有关专利的临时禁令主张必须在专利持有人就关于请求核发禁诉令或者相应的威胁的具备“充分认知”时起算一个月的最后期限内提交；见段64 – 68。
• [1092] 同上注，段73。
• [1093] 同上注，段74及以下。
• [1094] 同上注，段75；另见段73。
• [1095] 同上注，段76。
• [1096] 同上注，段78。
• [1097] Sisvel v Haier, Bundesgerichtshof, judgment dated 5 May 2020, Case No. KZR 36/17; 及 Sisvel v Haier II, Bundesgerichtshof, judgment dated 24 November 2020, Case No. KZR 35/17。
• [1098] IP Bridge v Huawei, District Court of Munich I, judgment dated 24 June 2021，段37；另见段59。
• [1099] 同上注，段27及以下。
• [1100] 同上注，段29。
• [1101] 同上注，段77。
• [1102] 同上注，段30。
• [1103] 同上注，段80。