在欧洲联盟法院华为诉中兴通信案判决后所做成的判例
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InterDigital诉小米

2021年02月25日 - 案号: 7 O 14276/20

http://caselaw.4ipcouncil.com/cn/german-court-decisions/lg-munich-district-court/interdigital-v-xiaomi-district-court-landgericht-munich-i

A.事实

原告是两家总部设在美国的公司,属于InterDigital集团(以下称“InterDigital”)。InterDigital集团拥有被声明为可能对欧洲电信标准协会(ETSI)制定的多种无线通信标准必要的一组专利组合(以下称“标准必要专利”或“SEP”)。根据欧洲电信标准协会的知识产权政策,原告承诺将其持有的多个德国标准必要专利以公平、合理和无歧视(FRAND)的条件提供给标准实施人使用。

被告是四家公司,隶属于总部在中国的小米集团(以下称“小米”)。小米在全球范围内生产和销售符合欧洲电信标准协会所指定的标准的智能手机以及其他产品。

2020年6月9日,小米在中国武汉市中级人民法院(以下称“武汉法院”)对InterDigital提起诉讼。在诉状中,小米要求武汉法院确定InterDigital的全球3G/UMTS和4G/LTE标准必要专利组合的具体许可费率或费率范围(以下称“中国主诉讼程序”)。2020年7月28日,小米首次通过电话通知InterDigital它已经在中国提起诉讼。然而,小米代表没有提供任何有关该诉讼的细节。

2020年7月29日,InterDigital向印度德里高等法院(以下称“德里法院”)提起了针对小米的侵权诉讼,并要求获得禁令救济(以下称“印度诉讼”)。此外,InterDigital还要求向小米发出临时禁令。

2020年8月4日,小米向武汉法院申请了禁诉令(ASI)。

2020年9月23日,武汉法院发出禁诉令,要求InterDigital撤回或中止在印度未决诉讼中的行动(以下称“武汉禁诉令”)。InterDigital还被要求在中国主诉讼期间,不得为请求(1)永久和/或临时禁令;(2)确定对小米的FRAND许可费率,而基于其3G和4G标准必要专利在任何国家提起侵权诉讼。武汉法院还要求InterDigital若违反上述命令,将面临每日100万元人民币的罚款。2020年9月25日,武汉法院向InterDigital的几个电子邮件地址发送了电子邮件,InterDigital首次被告知已发出的禁诉令。

2020年9月29日,InterDigital向德里法院提出了申请反禁诉令(AASI)的诉讼。2020年10月9日,德里法院发出反禁诉令,阻止小米执行武汉禁诉令(以下称“德里反禁诉令”)。

2020年10月30日,InterDigital也向慕尼黑第一地区法院(以下称“慕尼黑地区法院”或“法院”)提出了反禁诉令的动议。

2020年11月9日,慕尼黑地区法院发出反禁诉令,要求小米不得执行武汉禁诉令或对InterDigital采取进一步(司法和/或行政)措施,以试图直接或间接阻止InterDigital基于其标准必要专利在德国提起侵权诉讼(以下称“慕尼黑反禁诉令”)。若小米违反慕尼黑反禁诉令,将面临每次最高25万欧元的罚款或最高6个月的拘留。

2020年12月22日,小米对慕尼黑反禁诉令提出上诉,请求暂停执行该命令。2021年1月24日,慕尼黑地区法院驳回了小米暂停执行反禁诉令的请求。

在2021年2月25日的本判决中慕尼黑地区法院驳回了小米对该案的上诉,并认可了慕尼黑反禁诉令。 [993] (引自www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2021-N-3995?hl=true)
 

B.法院的论理

慕尼黑地区法院认为,InterDigital的临时禁令请求成立,且发出反禁诉令具备充分理由。 [994]
 

临时禁令请求

法院解释说,在中国立案、起诉和执行禁诉令的目的是为了阻止在德国针对专利侵权提出禁令救济的权利主张,这损害了专利持有人“类似财产的法律地位”,构成侵权行为(根据《德国民法典》第823条第1款)。 [995] 法院命令也是如此,这些命令阻止当事人在德国提起针对反禁诉令的诉讼(所谓的 “反反禁诉令”,或“AAASI”)。 [995]

在慕尼黑地区法院看来,武汉禁诉令具有上述效果。根据其措辞和理由,武汉禁诉令试图在全球范围内产生影响,并且也会影响到本诉讼中涉及的其他持有德国标准必要专利的InterDigital集团实体。[4]虽然这些公司并没有直接面临武汉法院的罚款或其他制裁,但这并不改变武汉禁诉令试图损害其法律地位的事实:这些措施威胁到了InterDigital集团内部的其他关联公司,因此造成了一种强制性的局面,试图限制实际持有德国标准必要专利的公司为保护其权利而采取行动的自由。 [996]

此外,法院表示,InterDigital能够对武汉禁诉令采取正当防卫权。 [995] 《德国民法典》第 227 条规定,为避免现时的不法侵害而采取的任何必要行动都是不违法的。
 

临时禁令的理由

此外,慕尼黑地区法院认为,有足够的正当理由下令采取临时措施。 [997]

首先,要求 InterDigital在常规(主)诉讼中针对武汉禁诉令维护自己的权利是不现实的。 [998] 鉴于禁令只在专利有限的存续期内有效,针对禁诉令的常规诉讼程序并不能充分保护专利持有人的权利;权利人实际上将在相当长的时间内被剥夺获得禁令救济的权利,至少直到在德国法院的一审判决执行。 [999] 无论外国禁诉令是否违反了公共秩序(ordre public),这种限制都会发生,因此其在德国不具有任何法律效力。 [998] 法院重申,在外国司法管辖区实施或威胁实施的制裁会给专利持有人带来压力,并妨碍专利在德国的有效实施。 [998] 这同样适用于外国法院发布反反禁诉令,使当事人无法在德国以反禁诉令的形式寻求保护措施,如武汉法院的命令就是如此。 [1000]

其次,慕尼黑地区法院认为,已经达到临时措施所要求的紧迫性。 [1001] InterDigital及时提出了反禁诉令的请求。 [1002] 一般来说,慕尼黑法院要求有关专利的临时禁令申请必须在知道该行为后一个月内提出,并建议这一期限也同样适用于反禁诉令(然而仍受到对这个问题最终评估的限制)。 [1003]

如果反禁诉令是针对外国法院已经发布的禁诉令(重复侵害风险),那么相应的请求应在专利持有人“明确知道”外国法院命令后的一个月内提出,无论是否进行了正式送达。 [1004] “明确知道”可以通过专利持有人得知禁诉令申请以及外国程序中使用的证据,特别是当法院命令本身并不包含关于当事人、命令内容和法律依据的明确信息时。 [1005]

如果反禁诉令的请求是在外国禁诉令发布之前提出的,也就是说,当只存在侵犯标准必要专利权人“类似财产”权利的“首次侵权风险”时,一个月的期限从专利权人“明确知道”向外国法院申请禁诉令或存在这种措施的风险开始计算,当实施人威胁要采取相应行动时,这种风险会变得明确。 [1006]

在这种情况下,法院阐明,在禁诉令获批之前提前提出反措施只是一种选择;基本上,在申请反禁诉令之前,专利权人可以选择等待外国禁诉令程序的结果。 [1006]

除此以外,慕尼黑地区法院指出,一般来说如果出现以下情况之一,将能够推定存在可能导致反禁诉令的“首次侵权风险”:

  • 实施人威胁要申请禁诉令。
  • 实施人已经提出了禁诉令请求。
  • 实施人已在通常会授予禁诉令的司法管辖区提起授予许可或确定合理的全球费率的(常规)诉讼。
  • 实施人曾威胁或已经对其他专利权人发出禁诉令或提出相应的申请,在德国提出反禁诉令的当事人没有迹象推测实施人未来将不会对其采取这种行动。
  • 实施人未能在专利权人规定的较短期限内(例如首次侵权通知时)以书面形式声明其不会提出禁诉令请求。

 

 

禁诉令和实施人获得许可的意愿

慕尼黑地区法院进一步明确,申请禁诉令或以此威胁专利权人的实施人,通常不能被视为欧盟法院(CJEU)在华为诉中兴的判例(以下称“华为诉中兴案”) [1007] 以及德国联邦法院Bundesgerichtshof)最近的Sisvel v Haier [1008] 判例中确定的“有意愿的被许可人”。 [1009] 根据法院的说法,真正有意愿获得FRAND许可的实施人会避免损害标准必要专利持有人的“类似财产”的权利,甚至避免比已发生和正在发生的专利侵权行为更进一步的行为(例如提出禁诉令请求)。 [1010]

慕尼黑地区法院特别提到了在华为诉中兴案中建立的谈判框架,指出只有在各方都能平等地获得法律救济的情况下,才能确保平等的谈判——如欧盟法院所设想的:实施人攻击专利有效性的能力应与专利持有人在法庭上主张其专利权的能力相抗衡。 [1011] 当基于禁诉令而排除了专利持有人对专利侵权的权利主张时,这种抗衡能力就不存在了。 [1011] 在这种情况下,法院指出,禁诉令直接侵犯了标准必要专利持有人根据欧盟法(《欧洲联盟基本权利宪章》第47条第1款)和德国宪法享有的诉诸法院的权利。 [1011]

此外,慕尼黑地区法院表示,被通知侵犯标准必要专利权的实施人不仅要充分表达获得FRAND许可的意愿,而且要声明不会对专利持有人提出禁诉令申请, [1012] 否则将不能够遵循华为诉中兴案中建立的谈判程序。 [1013] 特别是,标准必要专利持有人不再负有在向法院提起诉讼前通知实施人有关侵权情况的义务。 [1013] 因为发出侵权通知将会使专利持有人自身面临禁诉令的指控。如果禁诉令被批准,专利持有人将在许多情况下被事实上限制行使申请禁令救济的权利,甚至针对没有许可意愿的实施人。 [1014] 法院认为,这一结果与所谓的欧盟知识产权强制执行指令(第9-11条)和欧盟法院的判例法相冲突。 [1015]

法院还补充说,不能期待标准必要专利持有人对未来可能出现的禁诉令预先准备反制措施, [1012]

即使标准必要专利持有人对全球专利组合进行许可,同时在多个不同司法管辖区准备申请反禁诉令也会导致不合理的过高成本,并且在这种情况下禁诉令的风险和影响都无法被可靠的评估。 [1012]
 

利益平衡

在权衡各方利益后,慕尼黑地区法院认为反禁诉令是合理的。 [1016]

一方面,法院认可了InterDigital享有获得所要求的反禁诉令的正当利益。尽管武汉禁诉令因违反公共秩序而不能在德国执行,但基于InterDigital在德国的标准必要专利,它享有限制中国命令的可达范围的权益;否则,可能在中国实施的制裁带来的威胁将实质上阻止InterDigital在一段不可预料的期限内在德国行使其专利权。 [1017]

另一方面,法院强调,德国的反禁诉令不会损害小米的权利。 [1018] 反禁诉令仅强制小米撤回武汉禁诉令,因此不会影响小米在中国的主诉讼。 [1018] 即使InterDigital在获得反禁诉令后又在德国对小米提起侵权诉讼,中国的主诉讼也不会受到影响。慕尼黑地区法院预计,德国的侵权诉讼不会围绕和中国诉讼中同样的问题展开,即确定InterDigital的标准必要专利组合的全球许可费率。 [1018] 相反,德国侵权法院可能不会审查适当的全球许可费率的数额,因为他们很可能不会审查小米在案件中提出的FRAND抗辩。 [1018] 法院的理由是,申请禁诉令或以此威胁的行为本身表明实施人是非善意的许可人,因此小米在德国侵权诉讼中提出FRAND抗辩几乎没有任何成功的可能。 [1018]

此外,法院认为,小米希望在中国主诉讼结束之前免受德国侵权诉讼,但这种利益不值得保护。 [1019] 小米既没有履行不断监测知识产权状况,也没有在开始生产前获得必要的许可。 [1019] 更重要的是,小米拒绝这样做的时间已超过七年,因此不能期待InterDigital继续等待来维护其权利。 [1019]
 

C.其他问题

慕尼黑地区法院还确认,InterDigital具有寻求法律救济的合法权益。 [994] 根据德国法律,这是任何法院诉讼的先决条件,法律救济基本上在原告的权利主张尚未被被告履行的情况下被批准。 [1020] InterDigital可以在中国法院所谓“复议程序”中对禁诉令进行辩护的事实并不能排除其在德国法院起诉的合法权益。 [1021] 法院认为,中国的复议程序不能充分保护InterDigital在德国的“类似财产”权,尤其是考虑到对这种法律救济的成功可能性进行可靠的评估是非常困难的。 [1021]

此外,法院确认,中国和印度的诉讼还未结案并不妨碍德国法院审理有关案件(不属于未决诉讼)。 [1022]

最后,法院还表示,慕尼黑反禁诉令已在相关期限内送达小米,根据德国法律,这是保持此类命令发生效力的必备条件。 [1023]
 

  • [993] InterDigital v Xiaomi, District Court (Landgericht) Munich I, judgment dated 25 February 2021, Case-No. 7 O 14276/20。
  • [994] 同上注,段75。
  • [995] 同上注,段120。
  • [996] 同上注,段121。
  • [997] 同上注,段129。
  • [998] 同上注,段130。
  • [999] 同上注,段130。慕尼黑地区法院强调,禁令救济权是专利权等独占性权利的“基本特征”也是对抗侵权“最锋利的武器”。如果专利权人失去了通过法院诉讼程序实施其权利的可能性,那么专利就会“毫无价值”。
  • [1000] 同上注,段131。
  • [1001] 同上注,段132。
  • [1002] 同上注,段132,段151及以下各段。
  • [1003] 同上注,段134-135。
  • [1004] 同上注,段134。
  • [1005] 同上注,段136。
  • [1006] 同上注,段138。
  • [1007] Huawei v ZTE, Court of Justice of the EU, judgment dated 16 July 2015, Case No. C-170/13。
  • [1008] Sisvel v Haier I, Bundesgerichtshof, judgment dated 5 May 2020, Case No. KZR 36/17 and Sisvel v Haier II, Bundesgerichtshof, judgment dated 24 November 2020, Case No. KZR 35/17。
  • [1009] InterDigital v Xiaomi, District Court (Landgericht) Munich I, judgment dated 25 February 2021, Case-No. 7 O 14276/20, 段146。
  • [1010] 同上注,段146。
  • [1011] 同上注,段148。
  • [1012]  同上注,段146。
  • [1013] 同上注,段147。
  • [1014]  同上注,段149。
  • [1015] 欧洲议会和理事会2004年4月29日关于知识产权强制执行的第2004/48/EC号指令(OJ L 157,30.4.2004)。
  • [1016] 同上注,段168。
  • [1017] 同上注,段169。
  • [1018] 同上注,段170。
  • [1019] 同上注,段173。
  • [1020] 同上注,段107。
  • [1021] 同上注,段108。
  • [1022] 同上注,段75和109。
  • [1023]  同上注,段75及段80-106.