无线星球诉华为，英国上诉法院

2018年10月23日 - 案号: A3/2017/1784, [2018] EWCA Civ 2344

http://caselaw.4ipcouncil.com/cn/english-court-decisions/unwired-planet-v-huawei-uk-court-appeal

A.事实

原告无线星球国际有限公司（Unwired Planet International Limited，以下称“无线星球”）拥有一套重要的专利组合，这些专利对于实施2G/GSM、3G/UMTS和4G/LTE无线电信标准是必要的（以下称“标准必要专利”或“SEP”）。被告华为技术有限公司和华为技术（英国）有限公司在全球范围内制造和销售符合上述标准的移动设备。

从2013年9月开始，原告多次与被告联系，要求与被告就其标准必要专利组合的许可进行讨论。 [1] 2014年3月，原告在英国高等法院（以下称“高等法院”）起诉被告以及三星和谷歌侵犯了其在英国的五个标准必要专利。 [2] 原告还在德国对被告提起了平行侵权诉讼。 [3]

高等法院首先进行了三次技术审查，重点关注了四个涉案标准必要专利的有效性和必要性。 [4] 到2016年4月，这些审查已经完成。高等法院认为，诉讼涉及的两项标准必要专利既有效且必要，而另外两项专利则被认定为无效。 [4] 双方同意无限期地推迟进一步的技术审查。 [4]

2016年7月，三星从原告处获得了一项许可，涵盖了本案涉及的标准必要专利。 [5] 此外，原告也与谷歌就侵权诉讼达成了和解。 [6]

2016年底，关于本案涉及的标准必要专利许可问题的审判在原告和被告之间展开。在诉讼过程中，双方互相提出了许可要约。然而他们未能达成协议。被告表示愿意接受原告在英国的专利组合的许可，而原告则认为其有权坚持要求授予全球许可。 [7]

2017年4月，高等法院对被告下达了一项英国禁令，直到被告与原告就具体专利许可费率达成全球许可协议，该费率应当由法院依据原告向欧洲电信标准协会（ETSI）的承诺认定为公平、合理且无歧视（FRAND） [8] 。 [9] 在上诉期间，高等法院中止了该禁令。 [10]

高等法院作出判决后不久，被告在中国对原告提起诉讼，目前该案仍在审理中。 [11]

通过本判决，英国上诉法院驳回了被告人对高等法院判决的上诉。 [12]
 

B.法院的论理

被告对高等法院的判决提出上诉的理由有以下三点：

1.高等法院关于只有全球范围内的许可才是符合FRAND条款的结论是不正确的。基于对英国专利侵权的国家调查结果，按照高等法院制定的条款强制实施的许可，原则上是错误的。 [13]

2.高等法院强制要求被告接受的要约是歧视性的，违反了原告作出的FRAND承诺，因为要约中的许可费率高于原告授予三星的许可中所反映的费率。 [14]

3.原告无权获得禁令救济。在没有满足欧盟法院（“CJEU”）在以往的华为诉中兴 [15] （华为判决）案中所确立的要求的情况下，原告对被告提起侵权诉讼是对其市场支配地位的滥用，违反了《欧洲联盟运作条约》（“TFEU”）第102条。 [16]

值得注意的是，对于高等法院要求被告接受的全球许可费率的确定问题上，高等法院的决定在上诉中没有受到任何诉讼方的质疑。 [9]
 

1.全球范围内的许可

上诉法院不同意被告的观点，即被告认为对实施人施加全球范围内的许可是错误的，理由是这相当于（间接）干涉与在其他国家领土上注册的专利相关的外国法院诉讼，这些诉讼会采用实质上不同的方法评估符合FRAND的许可费率，因此可能会导致不同的结果（特别是双方在中国和德国正在进行的诉讼）。 [17]

上诉法院解释说，在强制实施全球许可时，高等法院既没有对任何外国标准必要专利的侵权或有效性问题进行裁决，也没有决定对任何外国标准必要专利的侵权行为采取适当的补救措施（特别是它明确指出，FRAND许可不应阻止被许可人对任何外国标准必要专利的有效性或必要性提出质疑，并提出在不需要许可的无专利国家应为销售制定规则） [18] 。 [19]

此外，高等法院只是确定了原告根据其向欧洲电信标准协会作出的FRAND承诺而必须向被告提供的许可条款。 [20] 这种承诺具有国际效力。 [21] 它适用于专利持有人的所有标准必要专利，无论专利在哪个地区进行注册。 [22] 其必要性原因有两个：第一，为了保护那些可能在不同司法管辖区销售和使用设备的实施人。 [22] 第二，标准必要专利持有人能够据此防止实施人通过“搭便车”的方式使用他们的创新成果，并保证他们能从开展研究、开发活动以及参与标准化进程中获得适当的回报。 [23]

因此，高等法院认为全球范围内的许可符合FRAND的观点并无错误。相反，在某些情况下，只有全球范围内的许可或者至少多地区的许可才符合FRAND。 [24] 德国法院（在Pioneer Acer [25] 和St. Lawrence诉VodafoneSt. Lawrence v Vodafone, District Court of Düsseldorf, judgement dated 31 March 2016, Case No. 4a O 73/14。）以及欧盟委员会在其2017年11月29日的通讯欧盟委员会致欧洲议会、理事会和欧洲经济和社会委员会的信函，“阐述欧盟对标准必要专利的态度”（“Setting out the EU Approach to Standard Essential Patents”），2017年11月29日，COM（2017）712 final。中也表达了类似的态度。 [28]

除此以外，上诉法院认为，标准必要专利持有人就其专利逐个国家进行许可谈判可能是“完全不切实际的”，因为在每个专利注册的国家进行诉讼以寻求执行其标准必要专利将会 “过于昂贵”。 [23] 此外，如果在FRAND语境下，实施人只能被要求逐个国家获得许可，那么就不存在任何有效的禁令救济能使标准必要专利持有人与实施人抗衡的预期：因为实施人一旦被发现实施了侵权活动，就可以通过同意为其在某一特定国家的活动支付许可费，来避免禁令。 [29] 这样一来，实施人就有动力逐个国家拒绝许可，直到它被迫支付许可费。 [29]

在对这一问题的讨论中，上诉法院不同意高等法院的观点，即在每一种特定情况下只存在一种真正符合FRAND的许可条款。尽管如此，上诉法院并不认为与高等法院的观点相反的假设会对其判决有实质性的影响。 [30]

在上诉法院看来，即使双方公平合理地行事，最终达到与另外一对同样公平合理地行事并面临同样的情况的当事人完全一致的许可条款也是“不现实”的。 [31] 现实情况是，在特定情况下，很多许可条款都可能是公平且合理的。 [31] 因此，是否只存在一种真正的FRAND条款，与其说是一个现实问题，不如说是一个“理论问题”。 [32] 如果双方不能达成协议，那么必须决定许可条款的法院（或仲裁庭）通常会宣布一种许可条款符合FRAND。然后，标准必要专利持有人将必须依照这种具体的条款向实施人发出要约。另一方面，如果法院认定两种不同的条款都符合FRAND，那么标准必要专利持有人向实施人提供其中任何一种条款，都将满足其向欧洲电信标准协会作出的FRAND承诺。 [32]

此外，上诉法院驳回了被告的主张，即被告认为强制实施全球范围内的许可是违反公共政策且不符合比例原则的。 [33] 特别是，被告认为这种做法鼓励了专利的过度声明 [34] ，不符合2004/48/EC号关于知识产权强制执行指令的精神， [35] 该指令要求对专利侵权的救济符合比例原则。 [36]

尽管上诉法院承认存在过度声明的做法，并了解这是一个问题，但它认为这种现象不能成为 “谴责”拥有大量专利组合的标准必要专利持有人，让他们为了获得许可费而在每个地区进行“昂贵无比”诉讼的理由。 [37] 上诉法院还认为，高等法院采取的方法没有任何不符合比例原则之处，因为被告可以选择按照法院确定的条款获得许可，从而避免禁令的实施。 [38]
 

2.非歧视

上诉法院驳回了被告的论点 [39] ，即被告认为原告向欧洲电信标准协会作出的FRAND承诺中的非歧视部分使原告有义务向被告提供与授予三星的许可中相同的许可费率。 [40]

上诉法院明确指出，在本案中，原则上涉及到了标准必要专利持有人的非歧视义务，因为原告与被告的交易等同于其授予三星的许可。 [41] 在法院看来，在决定两项交易是否等同时，首先需要关注交易本身。在此范围内，达成交易的情况不同，特别是经济情况，如当事人的财务状况 [42] 或市场条件（如原材料的成本），不能使两个原本一致的交易变得不等同（使专利持有人可以因此免除非歧视的义务）。上述情形的改变只能成为区别对待的客观理由。 [43]

考虑到标准必要专利持有人各自义务的具体内容，上诉法院同意高等法院的结论，即标准必要专利持有人的FRAND承诺中的非歧视并不包含所谓的“硬性”含义（强制专利持有人有义务向情况类似的实施人提供相同的许可费率）。 [44] 法院认为，“硬性”方法“过于严格”，未能在标准必要专利所有人的合理回报和技术的普遍使用之间实现平衡。 [45] 它的效果是迫使标准必要专利持有人接受对其发明使用的统一补偿水平，而这并不反映被许可技术的价值，因此会损害构成标准的技术发展。 [45]

此外，对于非歧视原则的“硬性”方法也应该被否认，因为它会导致在FRAND承诺中插入“最惠被许可人”条款的效果。在上诉法院看来，业界很可能会认为这样的条款与FRAND承诺的总体目标不一致。 [46]

相反，上诉法院遵循了高等法院所描述的“一般”非歧视性方法的概念： [47] FRAND承诺阻止标准必要专利持有人获得高于反映其专利合理价值的“基准”费率，但它并不阻止专利持有人以较低的费率授予许可。 [47] 为了确定基准费率，标准必要专利持有人以往向第三方授予的许可可能会成为“最佳比较对象”。 [48]

上诉法院认为，“一般”非歧视性的方法符合FRAND承诺的目标，因为它确保了标准必要专利持有人不能通过要求高于其专利价值来“阻碍”标准的实施。 [49] 然而，FRAND承诺的目的并不是要把标准必要专利持有人的许可费降低到不再符合其专利的合理回报的程度，也不是要排除权利人选择同意许可费率低于基准费率的自由裁量权。 [49]

在这种情况下，上诉法院明确表示，不认为差别定价本身是应当反对的，因为差别定价在某些情况下可能有利于增加消费者的福利。 [50] 法院认为，为了平等定价而规定平等定价没有任何意义。相反，一旦通过确保以基准费率提供许可来处理专利劫持现象，就没有理由阻止标准必要专利持有人收取低于许可价值的费用。 [50] 如果出现低于基准费率的歧视，应该通过适用竞争法来解决。只要以低于基准费率的费率授予许可不会造成损害竞争，就没有理由认为FRAND承诺限制了标准必要专利持有人这样做的能力。 [51]
 

3.滥用支配地位 / 华为诉中兴

上诉法院进一步驳回了被告的论点，即被告认为原告在履行华为判决产生的义务之前提起侵权诉讼，因此构成了对市场支配地位的滥用，违反了《欧洲联盟运作条约》第102条。 [52]

首先，上诉法院确认了高等法院关于原告拥有市场支配地位的结论，并驳回了后者的相关质疑。 [53] 高等法院认为标准必要专利持有人对每个标准必要专利拥有100%的市场份额（因为以评估每个标准必要专利的支配地位为目的的相关市场是该标准必要专利的许可市场，这是一个“共识” [54] ）。高等法院还认为，FRAND承诺带来的限制 [55] 对标准必要专利持有人的市场支配力造成的制约，以及各个市场结构中普遍存在的专利反劫持的风险， [56] 可以单独或共同反驳其很可能拥有市场支配力的假设。 [57] 上诉法院没有在高等法院的上述观点中发现任何漏洞。

尽管存在上述情况，上诉法院认为，在本案中原告没有滥用其市场支配力。 [58]

上诉法院同意高等法院的结论，即华为判决没有规定“强制性条件”，从某种意义上说，这种不遵守规定本身就会使侵权诉讼的启动违反《欧洲联盟运作条约》第102条的。 [59] 华为判决中使用的表述意味着欧盟法院打算建立一个“安全港”：如果标准必要专利持有人遵守了相应的框架，启动诉讼本身不会构成滥用。 [60] 如果标准必要专利持有人越过了这个框架，其行为是否属于滥用必须根据所有的情况进行评估。 [61]

在法院看来，标准必要专利持有人在诉讼启动前必须满足的唯一强制性条件是向实施人发出侵犯专利权的通知。 [62] 这源于欧盟法院就这一义务所使用的明确语言表述。 [63] 通知的确切内容将取决于特定案件的所有情况。 [63] 一般来说，如果被指控的侵权人熟悉其经营的产品的技术细节和其可能侵犯的标准必要专利，但不打算以FRAND条件获得许可，仅仅因为标准必要专利持有人在诉讼启动前没有发出正式通知，反对标准必要专利持有人的禁令是不合理的。 [64]

关于本案，上诉法院接受了高等法院的评估，即原告没有滥用行为，特别是被告人在诉讼前与原告已经有联系，充分了解原告拥有标准必要专利，如果发现侵权和必要性，应该获得这些专利的许可。 [58]

进一步考虑到，在提起侵权诉讼时相关的行为要求还未建立（因为目前的诉讼是在欧盟法院作出华为判决之前启动的），上诉法院指出，指责原告的滥用行为很可能是不公平的。 [65] 就这一点而言，上诉法院同意德国法院的做法，即在所谓的“过渡性”案件中制定不同的方法（Pioneer v Acer, [66] St. Lawrence v Vodafone [66] and Sisvel v Haier Sisvel v Haier, Higher District Court of Düsseldorf, judgement dated 30 March 2017, Case No. 15 U 66-15。） [68] 。
 

• [1] Unwired Planet v Huawei, UK Court of Appeal, 23 October 2018, Case-No. A3/2017/1784, [2018] EWCA Civ 2344, 段233。
• [2] 同上注，段6及以下。
• [3] 同上注，段233。
• [4] 同上注，段7。
• [5] 同上注，段8和段137及以下。
• [6] 同上注，段8。
• [7] 同上注，段9及以下；段31及以下。
• [8] 同上注，段130。
• [9] 同上注，段17。
• [10] 同上注，段18。
• [11] 同上注，段112。
• [12] 同上注，段291。
• [13] 同上注，段19和45及以下。
• [14] 同上注，段20和132及以下。
• [15] Huawei v ZTE, Court of Justice of the European Union, judgement dated 16 July 2015, Case No. C-170/13。
• [16] Unwired Planet v Huawei, UK Court of Appeal, 23 October 2018, 段21, 段211及以下和 段251。
• [17] 同上注，段74和段77及以下。
• [18] 同上注，段82。
• [19] 同上注，段80。
• [20] 同上注，段79及以下。
• [21] 同上注，段26。
• [22] 同上注，段53。
• [23] 同上注，段54及以下，段59。
• [24] 同上注，段56。
• [25] Pioneer v Acer, District Court of Mannheim, judgement dated 8 January 2016, Case No. 7 O 96/14。
• [26] St. Lawrence v Vodafone, District Court of Düsseldorf, judgement dated 31 March 2016, Case No. 4a O 73/14。
• [27] 欧盟委员会致欧洲议会、理事会和欧洲经济和社会委员会的信函，“阐述欧盟对标准必要专利的态度”（“Setting out the EU Approach to Standard Essential Patents”），2017年11月29日，COM（2017）712 final。
• [28] Unwired Planet v Huawei, UK Court of Appeal, 23 October 2018, 段74。
• [29] 同上注，段111。
• [30] 同上注，段128。
• [31] 同上注，段121。
• [32] 同上注，段125。
• [33] 同上注，段75。
• [34] 同上注，段92。
• [35] 欧洲议会和理事会2004年4月29日，第2004/48/EC号知识产权强制执行指令（Official Journal of the EU L 195, 2004年6月2日，段16页）。
• [36] Unwired Planet v Huawei, UK Court of Appeal, 23 October 2018, 段94。
• [37] 同上注，段96。
• [38] 同上注，段98。
• [39] 同上注，段20和段132及以下。
• [40] 同上注，段207和210。
• [41] 同上注，段176。
• [42] 同上注，段173。
• [43] 同上注，段169及以下。
• [44] 同上注，段194及以下。
• [45] 同上注，段198。
• [46] 同上注，段199。
• [47] 同上注，段195。
• [48] 同上注，段202。
• [49] 同上注，段196。
• [50] 同上注，段197。
• [51] 同上注，段200。
• [52] 同上注，段21。211及以下和段251。
• [53] 同上注，段212。
• [54] 同上注，段216。
• [55] 同上注，段219。
• [56] 同上注，段220。
• [57] 同上注，段229。
• [58] 同上注，段284。
• [59] 同上注，段269。
• [60] 同上注，段270。
• [61] 同上注，段269和282。
• [62] 同上注，段253和281。
• [63] 同上注，段271。
• [64] 同上注，段273。
• [65] 同上注，段275。
• [66] 见上文
• [67] Sisvel v Haier, Higher District Court of Düsseldorf, judgement dated 30 March 2017, Case No. 15 U 66-15。
• [68] Unwired Planet v Huawei, UK Court of Appeal, 23 October 2018, 段279。