华为诉中兴通信

2015年07月16日 - 案号: C-170/13

http://caselaw.4ipcouncil.com/cn/cjeu-decisions/huawei-v-zte

A. 事实

原告华为技术有限公司持有由欧洲电信标准协会（ETSI）所发展的对实施LTE无线通信技术标准必不可少的专利（标准必要专利或SEP） [1] 。 原告于2009年3月向ETSI承诺愿依照公平、合理和无歧视（FRAND）的条款与条件向实施人提供该专利 [2] 。

被告中兴通讯股份有限公司以及中兴通讯德国分公司本身也拥有几项与LTE标准相关的标准必要专利 [3] ，同时其也在德国等市场销售符合LTE标准的产品 [4] 。

在2010年11月至2011年3月之间，双方就原告所持有的标准必要专利组合的许可事宜进行了讨论 [4] 。原告提出了其所认为合理的许可费率，而另一方面，被告则试图达成交叉许可协议 [5] 。于是，此项许可协议的要约未能达成最终协议 [5] 。

原告其后于2011年4月在德国杜塞尔多夫地区地方法院（Landgericht）向被告提起诉讼，寻求针对被告的禁令救济，要求被告就其过去的使用行为开立担保帐户的账目，召回其产品，并针对其专利侵权行为请求损害赔偿 [6] 。

杜塞尔多夫地区地方法院暂时停止了诉讼程序，并根据《欧洲联盟运作条约》（TFEU）第267条的规定，向欧洲联盟法院（CJEU）提出了进行先行裁决的请求。简而言之，杜塞尔多夫地区地方法院指出，德国联邦法院（Bundesgerichtshof）和欧洲联盟委员会在有关于何种情况下，标准必要专利持有人对标准必要专利实施人提出的禁令诉讼将构成对市场支配地位的滥用而违反了《欧洲联盟运作条约》第102条此一问题上，似乎采取了相互矛盾的立场 [7] 。德国联邦法院在其橙皮书案裁决中裁定，在涉及标准必要专利的侵权诉讼中，被告只有在其以达成许可协议为目的向专利持有人发出不含附带条件、公平的许可要约，并且对其过去以及其后可能发生的使用行为所衍生的许可费的支付提交保证金的情况下，才有权根据《欧洲联盟运作条约》第102 条提出抗辩（并且因此可避免禁令的核发） [8] 。然而，欧洲联盟委员会在有关三星于多个欧盟成员国内针对苹果公司采取的执法行动的几个诉讼中却认为，在被告已经表明愿意根据专利持有人的FRAND承诺，以FRAND条款进行许可谈判的情况下，针对标准必要专利采取禁令救济的行为原则上违反了《欧洲联盟运作条约》第102条 [9] 。

根据本判决，欧洲联盟法院确立了有关标准必要专利持有人在何种情况下可以对专利实施人主张禁令救济而不违反《欧洲联盟运作条约》第102条的条件。欧洲联盟法院特别针对当已就其所持有的标准必要专利做出以FRAND条款进行许可的不可撤销承诺的标准必要专利持有人，在提起相应的诉讼前已经履行下列行为时，其寻求禁令救济和/或要求召回侵权产品的行为并不会构成对市场支配地位的滥用作出裁决：

• 首先，标准必要专利持有人必须透过“明确指出其遭受侵权的为何项专利，并指明被指控的侵权人以何种方式侵权”的方式，对专利实施人进行侵权通知，并且
• 第二，如果被指控的侵权人表示愿意按照FRAND条款达成许可协议，则标准必要专利持有人必须“向该被指控的侵权人提出符合此种条款的具体书面许可要约，特别是必须指明许可费及其所使用的计算方式 [10] 。

相对地，标准必要专利实施人只有在没有任何延迟地回应标准必要专利持有人所发出的许可要约的情况下，才可以主张标准必要专利持有人寻求禁令救济和/或召回侵权产品的行为具备滥用市场支配地位的性质 [11] 。如果标准必要专利实施人拒绝接受该许可要约，则必须：

• 立即以书面提出向标准必要专利持有人提出符合FRAND条款的特定反许可要约 [12] ，并且
• 如果其所提出的反许可要约遭到拒绝，则必须就其对该专利的使用行为提供适当的担保，例如提供银行担保或将所需金额存入保证金帐户 [13] 。

欧洲联盟法院明确指出，上述框架不适用于标准必要专利持有人对实施人过去的使用行为所造成的损害提出损害赔偿和/或开设担保帐户的主张；与这些主张相关的诉讼不会构成对《欧洲联盟运作条约》第102条的违反，因为它们对符合该项标准的产品是否可以出现或保留在市场上没有影响 [14] 。

B. 法院的论理

欧洲联盟法院强调对衡平的需求，一方面需要对标准必要专利持有人的核心基本知识产权进行有效司法保护，另一方面也需要维持自由且不失真的市场竞争的公共利益 [15] 。

由于当事各方并未就原告在市场上的支配地位提出异议，法院的分析着重于是否存在《欧洲联盟运作条约》第102条所称的“滥用行为” [16] 。欧洲联盟法院认为，行使知识产权权利的行为本身并不会构成“滥用行为”，即便此一行使权利者是在市场中占有支配地位的企业 [17] 。此外，仅在“特殊情况”下，行使知识产权权利的行为才可能构成滥用市场支配地位的行为 [18] 。

涉及标准必要专利的案件与其他与知识产权相关的案件存在本质上的不同，其原因在于：首先，一项专利已取得标准必要专利地位这一事实意味着该专利的持有人可以透过“阻止竞争对手制造的产品出现或保留在市场上，从而将涉案产品的制造权保留专属于自己” [19] 。除此之外，对实施标准的第三方而言，专利持有人通过做出FRAND承诺创造出一种第三方可以按FRAND条款取得标准必要专利的“合法期待” [19] 。考虑到标准必要专利持有人创造了此一“合法期待”，原则上，当标准必要专利持有人拒绝授予其FRAND许可时，在侵权诉讼中被起诉的专利实施人可以通过援用《欧洲联盟运作条约》第102条为自己进行抗辩 [20] 。

尽管标准必要专利持有人诉诸法律程序来保护其知识产权的权利不能被剥夺，欧洲联盟法院仍然认为，标准必要专利持有人做出FRAND承诺正当化了其在寻求禁令救济时应该遵守某些特定要求的义务 [21] 。特别是为了避免违反《欧洲联盟运作条约》第102条，标准必要专利持有人应满足以下条件：（a）在提起禁令救济诉讼之前，标准必要专利持有人必须透过“明确指出其遭受侵权的为何项专利，并指明被指控的侵权人以何种方式侵权”的方式，对专利实施人进行侵权通知 [22] ，并且（b）如果被指控的侵权人表示愿意按照FRAND条款达成许可协议，则标准必要专利持有人必须“向该被指控的侵权人提出符合此种条款的具体书面许可要约，特别是必须指明许可费及其所使用的计算方式 [23] 。在这种情况下，欧洲联盟法院认为，可以合理期待标准必要专利持有人有能力提出这样的要约，因为一般来说并不存在公开的标准必要专利许可协议，并且标准必要专利持有人与第三方间签订的现有协议条款也不会被公开，因此，标准必要专利人“比起被指控的侵权人更有能力检查其要约是否符合不歧视的条件” [24] 。

另一方面，（被指控的）侵权人也必须“本于善意并依据该领域公认的既存商业惯例”对标准必要专利持有人的要约认真地做出回应 [11] 。（被指控的）侵权人是否符合此要求则必须基于“客观因素”来判定，这尤其意味着（被指控的）侵权人没有使用“延迟策略” [11] 。

如果（被指控的）侵权人认为标准必要专利持有人所提出的条款不符合其FRAND承诺，并选择拒绝标准必要专利持有人所提出的许可要约，则（被指控的）侵权人就必须向标准必要专利持有人提交一份符合FRAND条款的具体书面反要约 [12] 。如果其所提出的反要约遭到标准必要专利持有人的拒绝，并且（被指控的）侵权人已经在没有许可的情况下使用了涉案的标准必要专利，则（被指控的）侵权人有义务根据该领域公认的既存商业惯例就其使用行为提供“适当的担保”，例如提供银行担保或将所需金额存入保证金帐户 [13] 。针对该担保的计算除了必须包含“ 对标准必要专利过去的使用行为的数额”外，（被指控的）侵权人还必须能够就这些使用行为开立担保帐户 [13] 。

当（被指控的）侵权人提出反要约后双方仍然不能达成协议时，欧洲联盟法院指出，当事方可以选择以“共同协议”的方式，没有拖延地请求“由独立的第三方即刻对许可费数额进行决定” [25] 。

最后，欧洲联盟法院明确指出，（被指控的）侵权人有权在许可谈判进行的同时，对标准必要专利持有人所持有的专利的有效性和/或标准必要性和/或实际使用进行挑战，或保留未来这样做的权利 [26] 。

• [1] Huawei v ZTE, Court of Justice of the European Union, judgment dated 6 July 2015, 段 22。
• [2] 同上注, 段 22。
• [3] 同上注, 段 40。
• [4] 同上注, 段 24。
• [5] 同上注, 段 25。
• [6] 同上注, 段 27。
• [7] 同上注, 段 29 及以下。
• [8] 同上注, 段 30 及以下。
• [9] 同上注, 段 34 及以下。
• [10] 同上注, 段 77。
• [11] 同上注, 段 65。
• [12] 同上注, 段 66。
• [13] 同上注, 段 67。
• [14] 同上注, 段 72及以下。
• [15] 同上注, 段 42。
• [16] 同上注, 段 43。
• [17] 同上注, 段 46。
• [18]  同上注, 段 47。
• [19] 同上注, 段 53。
• [20] 同上注, 段 53及以下。
• [21] 同上注, 段 58 及以下。
• [22] 同上注, 段 61。
• [23] 同上注, 段 63。
• [24] 同上注, 段 64。
• [25] 同上注, 段 68。
• [26] 同上注, 段 69。