诺基亚诉戴姆勒

2020年08月18日 - 案号: 2 O 34/19

http://caselaw.4ipcouncil.com/cn/german-court-decisions/lg-mannheim/nokia-v-daimler

A. 事实

原告是总部位于芬兰的诺基亚集团的一部分（Nokia，以下称“诺基亚”）。诺基亚是一个主要的通信服务提供者，并持有一系列的专利组合，而这些专利组合被宣告为实施欧洲电信标准协会（ETSI）所发展出的数种无线通信标准时（潜在）必要的专利（以下称“标准必要专利”或“SEP”）。

被告戴姆勒（Daimler）是一家遍布全球的德国汽车制造商。戴姆勒在德国生产并销售具有连网功能的汽车，而此一连网功能实施了由欧洲电信标准协会所发展出的标准。

诺基亚就本案涉案专利为实施4G / LTE标准时所必要向欧洲电信标准协会作出宣告。

欧洲电信标准协会要求各专利持有人承诺愿依照公平、合理且无歧视（FRAND）的条款和条件向标准实施人提供实施该标准时必要或可能成为必要的专利。 诺基亚于2016年6月21日通过提供一份列举所有其已向欧洲电信标准协会作出宣告为实施标准时（潜在）必要的专利及专利申请的清单对戴姆勒告知其所持有的标准必要专利组合。戴姆勒回应称其愿意在其产品确实侵害诺基亚专利权的情况下取得许可。

诺基亚在2016年11月9日首次向戴姆勒提出许可要约，并于2016年12月7日向戴姆勒提供了更多与其专利组合相关的信息。戴姆勒于2016年12月14日回覆称对其生产制造戴姆勒汽车中内建的所谓“车载信息控制单元”（TCU）的供应商进行许可将更有效率。自2017年1月起至2019年2月为止，戴姆勒均没有与诺基亚进行进一步的谈判，也没有参与诺基亚与戴姆勒供应商之间的讨论。 诺基亚于2019年2月27日向戴姆勒提出了第二份许可要约，其中更进一步添加了说明其专利与受影响标准的相关部分对应关系的权利要求对照表。戴姆勒于2019年3月19日再度拒绝了此一许可要约，其理由基本上在于，其认为诺基亚所持有的专利组合的许可费应以供应商提供给戴姆勒的组件价格而非按戴姆勒生产的汽车价格为标准计算。

随后，诺基亚在德国慕尼黑、杜塞尔多夫和曼海姆等地的地区法院对戴姆勒提起了数项侵权诉讼。

在侵权诉讼程序开启后不久，戴姆勒于2019年5月9日向诺基亚提出了许可反要约。此许可反要约中针对诺基亚专利组合的许可费的计算标准是依据戴姆勒向其供应商支付的车载信息控制单元的平均售价。诺基亚拒绝了这一许可反要约。

戴姆勒于2020年6月10日向诺基亚提出了第二次反许可要约。此反许可要约中诺基亚将能够单方面决定许可费（根据德国民法典第315条），而戴姆勒将有权就已决定的许可费向法院提出异议。第二次反许可要约也遭到诺基亚拒绝。

德国联邦反垄断办公室（以下称“反垄断办公室“）于2020年6月18日介入了曼海姆地区法院（以下称”法院“）的当前诉讼程序，并建议法院将有关FRAND承诺性质的某些问题提交至欧洲联盟法院进行审查及解释，然而法院并没有遵循反垄断办公室的建议。

法院在当前判决 [1] （引自https://www.juris.de）中对对戴姆勒核发了禁令，并确认戴姆勒应承担实质性损害赔偿的责任。法院还要求戴姆勒必须开立担保帐户并且提供计算诺基亚所受损失必需的相关信息。

 

B. 法院的论理

法院裁定戴姆勒對本案涉案专利構成侵權 [2] 。因此，诺基亚有权获得包含禁令救濟及其它訴訟主張的支持 [3] 。 戴姆勒及其参加诉讼的所屬供应商主張了所谓的“FRAND抗辯”，認為诺基亚提起侵权诉讼的行為構成了對其市場支配地位的滥用，從而违反了《欧洲聯盟運作条约》（TFEU）第102条，因此其禁令救济主张应予否决。特別是，戴姆勒等主張诺基亚未能遵守歐洲聯盟法院（CJEU）在华为诉中兴案中所確立的行為義務（以下稱“华为案判決”或“華為框架”） [4] 。

法院認為戴姆勒及其供应商所提出的主張無理由，因此驳回了其所提出的FRAND抗辩 [5] 。

 

华为框架

法院明确指出，标准必要专利持有人并不当然被禁止行使其因持有专利而享有的专属权利 [6] 。其所持有的专利属于标准必要的这一事实，并不意味着专利持有人有义务容忍第三人对其技术的使用，除非是其已经许可了该使用，或者因其处于市场支配地位而有义务必须许可该使用 [6] 。

当专利持有人已经遵守了其于华为框架下的义务时，则其因为行使专利权而构成对市场支配地位的滥用的情况便不会发生了 [7] 。然而，这些义务是以在未经权利持有人许可的情况下就已经使用了该项受保护技术的实施人愿意按照FRAND条款取得许可为前提条件的 [8] 。法院解释到，专利持有人并不能向法院提出对任一标准实施人“强制施加”许可协议的主张，很大部分的原因在于其并没有主张签署许可协议的法律上权利 [8] 。此外，因处于市场支配地位而衍生的“特殊责任”对标准必要专利持有人的要求在于其付出了“充分的努力”来促进与原则上有意愿取得许可的被许可人间协议的签署 [9] 。

 

侵权通知

法院认为，这些“努力”包括在提起侵权诉讼之前，就对涉案专利的侵权行为，以及取得许可的可能与需求，向实施人进行通知的义务 [10] 。法院在对本案进行审理后认为，诺基亚已经履行了上述义务 [11] [11]。

就内容而言，侵权通知内必须指明遭受侵权的专利，并描述具体的侵权使用行为与受侵害的实施例 [10] 。对该项侵权行为进行详细的技术上和法律上分析并不是必要的——实施人仅需要被置于一个最终能够在专家和/或法律建议的协助下对其被指控的侵权行为进行评估的地位即可 [10] 。通常情况下，提出权利要求对照表便已经足够（但不是强制性的） [10] 。法院还指出，专利持有人无需向每一个侵害其专利权的终端设备制造商的供应商个别提出单独的侵权通知 [12] 。

在法院看来，诺基亚于2016年6月21日、2016年11月9日、以及2016年12月7日所发出的电子邮件符合了上述要求 [13] 。诺基亚（至少在最初）没有指出涉案专利具体涉及标准文书中的哪个特定部分这一事实并不被认为是有害的，因为侵权通知的内容并不需要能够促进对侵权行为的最终评估 [14] 。

此外，法院认为，诺基亚没有必要在其侵权通知中明确指出根据相关标准而产生连网功能的特定组件是哪些（例如：戴姆勒汽车中内建的车载信息控制单元） [15] 。由于戴姆勒购买并在其产品中使用了这些组件，信息不足的情况是不可能发生的 [15] 。

 

取得许可的意愿

此外，法院认为，戴姆勒并没有充分表达其与诺基亚签订FRAND许可协议的意愿，因此不能主张FRAND抗辩来避免禁令的颁发 [16] 。

在法院看来，实施人必须“清楚”且“明确”地表明其愿意依照“任何实际上符合FRAND的条款”与标准必要专利持有人达成许可协议，并且随后以一种“目的性导向”的态度来进行许可谈判（引用德国联邦法院2020年5月5日在Sisvel诉Haier案中的判决– Sisvel v Haier, Case No. KZR 36/17以及英格兰和威尔士高等法院2017年4月5日在无线星球诉华为案中所做出的判决[2017] EWHC 711（Pat）-Unwired Planet v Huawei） [17] 。实施人在许可谈判中“目的性导向”的参与具有决定性的重要性，由于实施人通常在许可谈判开始之前就已经使用了该标准化技术专利，拖延许可协议的签署直至该专利到期失效为止对他们而言可能是有利的，然而，这与华为案判决的精神是背道而驰的 [18] 。因此，仅对侵权通知做出表示愿意考虑签署许可协议或就是否以及在何种条件下应该考虑取得许可进行谈判这样的回覆是不足够的 [17] 。

法院进一步指出，做出附带条件的许可意愿声明是不可接受的 [17] 。并且，拒绝讨论其对专利持有人发出的许可反要约有否存在任何改进的空间也可以被视为实施人一方不具备取得许可意愿的象征 [17] 。

基于以上所述，法院认为，戴姆勒最初以在其产品确实侵害了诺基亚的专利专利的前提下为签署许可协议的条件，并未能充分表达出其签署FRAND许可协议的意愿 [19] 。法院更表示，戴姆勒所提出的许可反要约同样不能够被认为是取得许可意愿的充分表示，特别是戴姆勒在第二次提出的许可反要约中赋予其对诺基亚单方面设定的许可费率进行挑战的权利，如此一来只会导致当事方间有关许可费率的确定的实质争议再度被拖延至将来的法律诉讼程序 [20] 。

法院还认为，由于戴姆勒不但没有与诺基亚进行谈判，反而是坚持要求由其供应商直接向诺基亚取得许可，戴姆勒并未扮演出一个“善意”的被许可人的角色 [21] 。此外，戴姆勒坚持以其向供应商购买车载信息控制单元组件的平均销售价格为基准计算诺基亚所持有的标准必要专利组合许可费也再度证明了戴姆勒缺乏取得许可的意愿 [22] 。

 

FRAND许可费的计算

法院认为，使用车载信息控制单元作为“参考价值”来为诺基亚所持有的标准必要专利组合计算许可费是不恰当的 [23] 。

一般来说，符合FRAND的条款和条件往往不仅只有一套，通常会存在一系列的许可条款和费用都能符合FRAND [24] 。此外，可以被认为符合FRAND的条款和条件也可能在各个行业之间以及不同的时间下有所差异 [24] 。

然而，法院指出，专利持有人原则上必须能够在价值链的最后阶段就其技术在可销售终端产品中的经济利益获得一定份额 [25] 。其原因在于，对该项受保护发明的实施“创造“了通过终端产品获取”经济利益“的”机会“ [25] 。法院不认同关于以最终产品的价值作为对专利技术价值的考量将使标准必要专利持有人得以从发生于价值链中其他阶段的创新发明中获益此一观点 [26] 。法院指出，有数种手段可以确保这种情况不会发生 [26] 。

因此，法院不赞同使用所谓的“最小可销售专利实施单元（SSPPU）“——即某一项产品中所包含的最小技术单元——作为计算FRAND许可费率的基准这一观点 [26] 。专利权穷竭所产生的影响将使得标准必要专利持有人被排除于共享在价值链的最后阶段才创造出的价值的行列之外 [26] 。除此之外，此种做法也将使的对”双重获利“行为的确认与避免变得更加复杂，而这意味着在价值链中的数个不同阶段得以对同一项专利多次进行许可 [26] 。

尽管如此，法院进一步阐明，上述原则并不全然意味着所有的许可协议都应该仅与终端设备制造商签署 [27] 。法院认为，即使是在供应链的其他阶段，也有多种可能可以就专利技术对可销售终端产品的价值进行评估 [27] 。

在这种背景下，法院认为，车载信息控制单元的销售价格并不能充分反映诺基亚所持有的标准必要专利对戴姆勒所生产的汽车——即本案中相关终端设备——的价值 [28] 。 车载信息控制单元的销售价格仅仅能够反应出戴姆勒本身的相应成本 [29] 。另一方面，连网功能使戴姆勒得以从为其客户提供其他额外服务中获得收益，节省成本并优化研发费用 [30] 。连网功能确保了创造此一价值的机会 [31] 。此外，法院指出，戴姆勒的几个主要竞争对手均接受了Avanci平台的许可模式（即专门向汽车制造商授予许可）这一事实更进一步展现出着重于受保护技术对终端产品的价值在汽车行业中也是合理的 [32] 。

 

无歧视

此外，法院认为，诺基亚对戴姆勒所提出的专利权主张并不具有歧视性，是以戴姆勒坚持许可必须由其供应商取得的主张无理由 [33] 。

法院进一步阐明，专利持有人原则上有权自由选择于供应链中的哪一个阶段主张其权利 [34] 。而这对处于市场支配地位的专利持有人而言亦无不同，因为竞争法本身并不当然限制此种可能性 [34] 。并且，处于市场支配地为的专利持有人也没有义务向所有潜在的被许可人提供一个“标准费率” [34] 。

《欧洲联盟运作条约》第102条所规定的无歧视义务旨在防止对上游或下游市场竞争的妨碍，然而，其并不排除当有充分的理由存在时给予被许可人不同的待遇 [35] 。

在本案中，法院认为没有迹象表明诺基亚主张使用终端产品作为计算其专利许可费的基础将会对竞争产生影响 [36] 。特别是，尽管在汽车行业中存在通常由供应商取得出售给汽车制造商的零部件的使用许可这一事实，也不意味着诺基亚需要改变其通常惯例，尤其是通过Avanci平台授予戴姆勒竞争对手许可的实例已经表明，该于通信行业盛行的相应惯例已经在汽车行业中获得采纳 [37] 。此外，法院也不认为对终端设备制造商主张标准必要专利权可能会导致对其生产、销售和技术发展层面的限制从而损害消费者权益 [38] 。在这方面，法院引用了所谓的“委托制造权”，根据ETSI知识产权政策，该权利应被包含在FRAND许可协议中，并允许零组件制造商生产、销售和开发其产品 [39] 。

 

标准必要专利持有人所提出的许可要约 / 信息披露义务

此外，法院认为，戴姆勒无法通过主张诺基亚拒绝提供与其所提出的许可要约相关的充分信息来合理化自身不愿意取得许可的意愿 [40] 。

法院指出，标准必要专利持有人有义务证明其所提出的许可要约具备FRAND符合性 [41] 。如果专利持有人已经与第三方被许可人签订了非标准条款的许可协议，则专利持有人通常有义务以某种使实施人得以对其是否被提供了不同的商业条款进行评估的方式披露并呈现（至少包含）关键合同条款在内的协议内容 [41] 。关于此项义务所包含的范围与详细程度应依个案具体情况决定 [41] 。

考虑到这一点，法院认为，通过提交包含一项有关连网汽车价值的研究以及其与另一家主要汽车制造商间签署的许可协议在内的各项信息，诺基亚已经向戴姆勒提供了足够的信息 [42] 。于此脉络下，法院否认了诺基亚有向戴姆勒披露其与智能手机制造商间签署的许可协议的义务。法院拒绝了有关标准必要专利持有人的信息披露义务应延伸至涵盖此前签署的每一个许可协议的全部内容，并且标准必要专利持有人有义务披露所有现存许可协议的观点 [43] 。此外，法院更指出，通信行业中的许可协议对于评估汽车行业中的许可协议是否符合FRAND而言并无关联 [43] 。

 

供应商提出的FRAND抗辩

除上述几点外，法院还强调，戴姆勒无法从其参加本诉讼程序的供应商所提出的FRAND抗辩中获益 [44] 。

法院并未就关于被起诉的终端设备制造商原则上是否可以倚仗其供应商之一所提出的FRAND抗辩这一问题作出明确答覆。然而，法院认为，这将取决于该供应商在任何情况下均愿意由专利持有人处取得以终端产品为标准计算涉案专利价值（而非该产品的组件）的许可 [45] 。而在当前诉讼中情况并非如此 [46] 。

法院并没有忽略供应商可能将其向标准必要专利持有人支付的许可费转嫁在其客户身上这一问题 [47] 。然而，与第三方之间的合同约定（此处为供应商与终端设备制造商之间的协议），在法院看来，不应导致一个不允许标准必要专利持有人共享其专利技术为终端产品创造出的价值的许可协议的结果 [47] 。
 

C. 其他重要问题

最后，法院做出与反垄断办公室的建议相反的裁定，认为没有必要中止诉讼程序并将围绕着标准必要专利持有人的FRAND承诺是否将赋予价值链中的每一参与者直接对其主张获取双边许可的权利（即“对所有人进行许可”观点），抑或者是只对取得并使用标准化技术有主张的权利（即“所有人皆有权使用”的观点）等一系列问题提交欧洲联盟法院寻求答覆。

法院并未就此问题做出答覆，因为不论是戴姆勒还是其供应商均不愿意以该受保护技术为戴姆勒制造的汽车所创造出的价值为基准向诺基亚取得符合FRAND条款的许可 [48] 。法院还指出，就本案涉案专利将于从现在开始起算的几年后到期失效这一事实而言，也不应该中止本诉讼程序 [49] 。
 

• [1] Nokia v Daimler, District Court of Mannheim, judgment dated 18 August 2020, Case-No. 2 O 34/19。
• [2] 同上注, 段 49-136。
• [3] 同上注, 段 138。
• [4] Huawei v ZTE, Court of Justice of the EU, judgment dated 16 July 2015, Case No. C-170/13。
• [5] Nokia v Daimler, District Court of Mannheim, judgment dated 18 August 2020, Case-No. 2 O 34/19, 段 144。
• [6] 同上注, 段 146。
• [7] 同上注, 段 147。
• [8] 同上注, 段 148。
• [9] 同上注, 段 149。
• [10] 同上注, 段 152。
• [11] 同上注, 段 151-156。
• [12] 同上注, 段 248。
• [13] 同上注, 段 153 及以下。
• [14] 同上注, 段 154。
• [15] 同上注, 段 155。
• [16] 同上注, 段 157-231。
• [17] 同上注, 段 158。
• [18] 同上注, 段 159。
• [19] 同上注, 段 161。
• [20] 同上注, 段 197-199。
• [21] 同上注, 段 157, 160 及 162-164。
• [22] 同上注, 段 160 及 165-168。
• [23] 同上注, 段 169。
• [24] 同上注, 段 170。
• [25] 同上注, 段 171。
• [26] 同上注, 段 172。
• [27] 同上注, 段 173。
• [28] 同上注, 段 174 及以下。
• [29] 同上注, 段 174。
• [30] 同上注, 段 177。
• [31] 同上注, 段 180。
• [32] 同上注, 段 187 及以下。
• [33] 同上注, 段 201-212。
• [34] 同上注, 段 202。
• [35] 同上注, 段 203。
• [36] 同上注, 段 205。
• [37] 同上注, 段 210。
• [38] 同上注, 段 213。
• [39] 同上注, 段 215。
• [40] 同上注, 段 216 及以下。
• [41] 同上注, 段 217。
• [42] 同上注, 段 218。
• [43] 同上注, 段 230。
• [44] 同上注, 段 232 及以下。
• [45] 同上注, 段 234, 236 及以下。
• [46] 同上注, 段 240 及以下。
• [47] 同上注, 段 239。
• [48] 同上注, 段 253 及 291。
• [49] 同上注, 段 291。