西斯维尔诉海尔

2020年05月5日 - 案号: KZR 36/17

http://caselaw.4ipcouncil.com/cn/german-court-decisions/federal-court-of-justice-bgh/sisvel-v-haier-federal-court-justice-bundesgerichtshof

A. 事实

原告西斯维尔（Sisvel）持有被声明为对实施某些无线通信标准而言（潜在）必不可少的专利（以下稱“标准必要专利”或“SEP”）。

被告是总部位于中国的海尔集团（Haier Group）的德国及法国子公司。海尔集团生产和销售符合GPRS标准的电子设备以及其他产品。

西斯维尔于2012年12月20日通知了海尔集团的中国母公司有关海尔集团对其所持有的标准必要专利的侵权使用行为。

西斯维尔提供了一项其所持有的专利组合中包含大约450项专利的清单，并表示西斯维尔愿意为这些标准必要专利向海尔提供许可。

西斯维尔于2013年4月10日向欧洲电信标准协会（ETSI）作出了承诺，表示愿意将其所持有的标准必要专利依照公平、合理且无歧视（FRAND）的条款和条件对标准实施人提供。

西斯维尔其后分别于2013年的8月和11月，向中国海尔进一步发送了更多包含与其许可计划相关信息等信息在内的信函。中国海尔仅在2013年12月时对西斯维尔回复，表示希望与西斯维尔进行“正式谈判”，并要求西斯维尔提供于此前沟通中其曾经提到过的有关折扣可能性的信息。

2014年8月，西斯维尔向海尔提出了许可要约，然而却在2014年9月遭到海尔拒绝。不久之后，西斯维尔于杜塞尔多夫地区法院（以下称“地区法院”）就其所持有的一项涵盖符合GPRS标准数据传输技术的专利（以下称“涉案专利”）向海尔提起了侵权诉讼。作为对此一行动的回应，海尔于2015年3月向德国联邦专利法院提起了确认涉案专利无效的诉讼。

地区法院于2015年11月3日对海尔发出了禁令 [1] ，同时判令召回并销毁涉案侵权产品。地区法院更进一步的确认了海尔于本案中的损害赔偿责任，并命令海尔就其侵权产品的销售向西斯维尔提供完整和详细的资料并开立担保帐户。

海尔对该判决提起上诉，并且要求杜塞尔多夫地区高级法院（以下称“上诉法院”）判决中止对地区法院所核发的前述禁令的执行。上诉法院于2016年1月做出了相应的判决 [2] 。

在上诉程序进行过程中，海尔所提出的各项主张之一，即是其认为，由于该判决在西斯维尔向海尔提起侵权诉讼之后才作成，地区法院于判决之时未能就欧洲联盟法院于2015年7月在华为诉中兴案判决中（以下称“华为判决”）对标准必要专利持有人所施加的行为要求进行充分考虑 [3] 。并且在上诉法院诉讼进行的过程中，海尔于2016年1月16日进一步表示，其愿意在德国法院最终确认了涉案专利的有效性以及对涉案专利的侵权行为存在的前提下，向西斯维尔取得FRAND许可。 2016年3月23日，海尔向西斯维尔发送了另一封信函称其立场维持不变。此外，海尔还向西斯维尔提出获取有关西斯维尔所持有的所有专利的权利要求对照表以及与许可费率计算相关的更多信息的要求。 西斯维尔于2016年12月再度向海尔提出了进一步的许可要约，然而仍然遭到海尔拒绝。

在2017年3月30日的判决中，上诉法院支持了海尔于本案上诉中的部分主张 [4] ，确认了海尔于本案中的损害赔偿责任及开立担保帐户的义务。然而，上诉法院认为，海尔并没有召回并销毁侵权产品的义务，因为西斯维尔并没有遵守华为判决中所要求的义务，特别是未能向海尔提出FRAND许可要约。由于涉案专利权利已于2016年9月到期失效，当事各方同意就禁令救济部分主张达成和解，因此上诉法院不需要再就此部分主张作出裁定。西斯维尔其后又对上诉法院的本案裁决提起上诉。

2017年10月，联邦专利法院在限缩了涉案专利的部分权利要求的情况下确认了其专利有效性 [5] 。

于2020年3月，德国联邦法院（以下称“联邦法院”或“法院”）在二审中基本上支持了联邦专利法院的此一判决决定 [6] 。

联邦法院于2020年5月5日做出的当前判决 [7] 中推翻了上诉法院的判决。联邦法院维持了地区法院于一审时对西斯维尔所提出的损害赔偿请求以及关于提供相关信息和开立担保帐户的各项请求所作出的裁决。有关西斯维尔召回并销毁侵权产品的请求，则仅限于海尔有权支配或其于2016年9月涉案专利到期失效前所生产或交付的产品。西斯维尔有关禁令救济的请求则因为该请求于此前上诉法院的诉讼过程中涉案专利已经到期失效而被撤回，故不受法院裁判决定。


B. 法院的论理

法院认为，涉案专利对于GPRS标准的实施而言具备标准必要性，并且遭受侵权 [8] 。

此外，法院认为，西斯维尔对海尔提起侵权诉讼的行为，并未构成对《欧洲联盟运作条约》（TFEU）第102条滥用市场支配地位的违反 [9] 。 在法院看来，西斯维尔已经履行了华为判决所要求的义务，在提起侵权诉讼之前将针对其所持有的标准必要专利的侵权使用行为向海尔进行通知。另一方面，海尔则未能履行其于华为框架下充分表达与西斯维尔达成许可协议意愿的义务。尽管此一事实对于本案而言已不再具有决定性，法院仍然表示其认为西斯维尔已经按照依照华为框架的相应要求向海尔提出了FRAND许可要约。

市场支配地位

法院裁定认为，西斯维尔具备《欧洲联盟运作条约》第102条涵义下的市场支配地位 [10] 。

联邦法院解释到，市场支配地位并不单纯因为享有专利所授与的独占权而形成 [11] ，因此，需要将许多因素共同纳入考量 [12] 。其中一个关键因素是相关市场。当一项专利对符合标准发展组织发展出的标准（或事实上的标准）而言具备技术上的必要性，并且在下游市场提供的产品中并没有可以替代该标准的技术时，与市场支配力评估相关的就会是能够提供该涉案专利许可的（独特的）市场 [13] 。

在此基础上，法院认定西斯维尔处于市场支配地位：涉案专利对于GPRS标准的实施而言具备标准必要性，并且不配备GPRS功能的手机无法在（下游）市场中竞争，因为不管是此前或者其后的各代标准都无法使其具备与之相同的功能 [14] 。

于此脉络下，联邦法院并没有采纳西斯维尔关于标准实施人相较于市场中商品和服务的购买者而言，通常处于较强势的谈判地位，因此标准必要专利持有者的市场支配地位事实上受到了限制的这一观点 [15] 。法院同意，与商品和服务的购买者不同，标准实施人即便在没有与专利持有人达成协议的情况下，依然能够取得生产符合标准的产品所需的受保护技术而处于有利的地位 [16] 。然而，法院认为，此一事实并不足以排除市场支配地位。标准必要专利持有人在许可谈判中对个别实施人的还价能力的程度与此问题并不相关 [17] 。专利持有人的结构性优势市场支配力授与其市场支配地位，而此一结构性优势市场支配力则来自于专利持有人具备通过执行排他性权利而将任何实施者从市场中排除的法律上能力 [18] 。

同样地，法院指出，华为判决对行使标准必要专利专利权时所施加的限制同样不会削弱市场支配地位 [19] 。法院认为，这些限制极大程度地弱化了标准必要专利持有人的谈判地位，因其并不能全面性地运用其在平等基础上进行谈判时所需的必要手段 [19] 。然而，这并不足以构成对专利持有人市场支配地位的挑战，即便是在实施人透过拖延谈判的进行直至该专利到期失效而可能涉及“反向专利挟持“的情况下 [19] 。

尽管如此，法院指出，西斯维尔的市场支配地位在涉案专利到期失效时便已经终止 [20] 。一旦标准必要专利人不再具有排除侵权产品进入（下游）市场的合法权力，则其将不再具备市场支配地位 [20] 。

滥用市场支配地位

与上诉法院相反的是，联邦法院在检视了当事各方的行为后，认为西斯维尔并没有滥用其市场支配地位 [21] 。

法院明确指出，标准必要专利持有人并非原则上被禁止行使其因持有专利而产生的排他性权利 [22] 。一项专利具备标准必要性此一事实，并不意味着专利持有人有义务容忍他人对其所持有的专利技术的使用，除非是因为其具有市场支配地位而允许或有义务允许他人对该专利技术的使用 [22] 。联邦法院认为，如果实施人不愿意按照FRAND条款取得许可，则不存在所谓允许使用标准必要专利的义务。专利持有人——即便是具有市场支配地位专利持有人——并没有“强迫“任何标准实施人取得许可的义务，尤其是因为其并没有主张签署许可协议的法律上权利 [23] 。

在这种背景下，法院指出了两个案例，在这两个案例中，标准必要专利持有人主张其排他性权利（要求禁令救济和/或召回并销毁侵权产品）的行为可能构成滥用市场支配地位：

1. 实施人已经提出了专利持有人在不滥用其支配地位或不违反其无歧视义务的情况下便无法拒绝该条款的无条件许可要约（于此范围内，法院重申了其先前在“橙皮书标准案”中的裁决；判决日期： 2009年5月6日 – 案件号：KZR 39/06） [24] ；
2. 实施人原则上有取得许可的意愿，然而标准必要专利持有人却未能遵守其支配地位所带来的“特殊责任”而做出充分的努力以促进协议的签署 [25] 。

侵权通知

是以，法院采纳了标准必要专利持有人有义务在提起侵权诉讼之前就针对涉案专利的侵权使用行为向实施人进行通知的观点 [26] 。联邦法院似乎认为，此项义务仅在实施人尚未意识到其构成侵权行为的情况下才会产生同上注, 段 73。 法院认为，如果专利实施人对于实施该标准即是一种未经许可而使用涉案专利说明书的行为“此一事实并不知情“，则专利持有人就必须针对专利侵权情况对其通知。。

法院解释到，技术实施人原则上有义务在开展产品的制造或销售之前确保没有任何第三方的权利遭受侵害 [28] 。然而，此项工作通常具有很大的挑战性，特别是在信息和通信技术（ICT）领域中，一项产品可能会受到众多错综复杂的专利权影响 [28] 。因此，身为会定期对侵权状况进行检查的专利持有人，便有义务在发动诉讼程序之前，向实施人告知其对专利的使用情况，使实施人得以对是否需要按照FRAND条款获得许可进行评估，从而避免禁令的核发 [29] 。

在法院看来，通常情况下，对集团公司中的母公司发出各别的侵权通知便已经足够 [30] 。就内容而言，通知内必须指明遭到侵权的专利，并描述特定的侵权使用行为以及遭受侵害的实施例 [31] 。专利持有人不必要对侵权行为作出详细的技术与法律上分析，仅需要让实施人处于一个在专家和/或法律意见的协助下最终有能力对其被指控的侵权行为进行评估的地位即可 [31] 。一般来说，专利持有人依照实务上通常做法提出权利要求对照表就已经足够了（但不是强制性的） [31] 。 此外，联邦法院同时提到，在提供了有关被侵权的专利以及受到影响的标准等相关信息后，专利持有人可以合理期待实施人将于短时间内表明其所收到的信息并不足以对侵权行为进行评估 [32] 。这也适用于涉及多项专利和标准的情况 [32] 。

在考量过上述情况后，法院认为西斯维尔已经对海尔发出了适当的侵权通知。 该通知信函已于2012年12月20日发出，并且符合相关要求 [33] 。

取得许可的意愿

另一方面，考虑到海尔的行为，法院认为海尔并没有表现出其为愿意向西斯维尔取得FRAND许可的被许可人 [34] 。在这方面，联邦法院不同意前面上诉法院所做出的分析，并且得出了与上诉法院相反的结论。

法院认为，中国海尔对西斯维尔所发出的通知的首次回覆是迟延的，因为海尔花费了将近一年的时间（2012年12月至2013年12月）才做出回应 [35] 。一个花费数月时间才对侵权通知做出回应的实施人，其所发出的信号通常表明其对取得许可没有兴趣 [35] 。西斯维尔在2012年12月首次向海尔发出通知后才就涉案专利对欧洲电信标准协会作出FRAND承诺此一事实，并不会对评估及时性造成任何影响：在2012年12月20日所发出的信函中，西斯维尔已经表明其准备好要向海尔提供FRAND许可 [35] 。然而，有关虽然有所迟延但仍在侵权诉讼开始作出的回覆（如同本案中海尔于2013年12月所作出的答复）于评估各方是否遵守华为判决要求时是否应该被纳入考量范围中（如同本案上诉法院所推定的那样）此一问题，联邦法院并未做出决定 [36] 。在本案中，此问题并不相关，因为就海尔所做出的回覆内容而言，没有任何一项能够被视为已经充分表明其取得许可的意愿 [37] 。

在法院的眼中，实施人必须“清楚”且“明确”地表明其愿意依照“任何实际上符合FRAND的条款”与标准必要专利持有人达成许可协议（引用英格兰和威尔士高等法院2017年4月5日在无线星球诉华为案中所做出的判决[2017] EWHC 711（Pat）-Unwired Planet v Huawei） [38] 。实施人随后就有义务以“达成协议”为目标积极参与许可谈判 [38] 。相反地，仅仅是对侵权通知作出“表达愿意考虑签署许可协议“或”就是否以及在什么条件下取得许可提出质疑或进行谈判“的回覆是不够的 [38] 。

于此基础上，法院认为，海尔在2013年12月的回覆中仅表达了其希望进行“正式谈判“，并不足以表达其取得许可的意愿——该声明在上述标准下既不“清楚”也不“明确” [39] 。

同样地，联邦法院认为，海尔在2016年1月16日所发出的信函中也没有充分地表达其取得许可的意愿，因为海尔声明只在德国法院确认了涉案专利的有效性和侵权性的前提下才愿意签署许可协议 [40] 。尽管实施人原则上被允许在达成许可协议后保留对被许可专利的有效性进行挑战的权利，法院仍然认为，表达取得许可意愿的声明不能在带有附带条件的情况下作出 [40] 。

此外，联邦法院也认为，海尔于2016年3月23日发出的信函中同样没有充分地表达其取得许可的意愿。除了海尔并没有撤销上述不能被接受的条件外，法院还认为，海尔在收到侵权通知近三年以后才要求西斯维尔提供所有专利的权利要求对照表，这表明了海尔所感兴趣的只在不断拖延谈判的进行，直到涉案专利到期失效为止 [41] 。

由于本案中并不存在海尔明确表达其取得许可意愿的适当声明，法院并没有回答关于实施人于侵权诉讼已经被提起后是否有尚可能履行此项义务的问题 [42] 。

• [1] Sisvel v Haier, District Court of Duesseldorf, judgment dated 3 November 2015, Case No. 4a O 93/14。
• [2] Sisvel v Haier, Higher District Court of Duesseldorf, judgment dated 13 January 2016, Case No. I-15 U 66/15。
• [3] Huawei v ZTE, Court of Justice of the EU, judgment dated 16 July 2015, Case No. C-170/13。
• [4] Sisvel v Haier, Higher District Court of Duesseldorf, judgment dated 30 March 2017, Case No. I-15 U 66/15。
• [5] Federal Patent Court, judgment dated 6 October 2017, Case No. 6 Ni 10/15 (EP)。
• [6] Federal Court of Justice, judgment dated 10 March 2020, Case No. X ZR 44/18。
• [7] Sisvel v Haier, Federal Court of Justice, judgment dated 5 May 2020, Case No. KZR 36/17。（引自：https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py? Gericht=bgh&Art=en&sid=3abd1ba29fc1a5b129c0360985553448&nr=107755&pos=0&anz=1）。
• [8] 同上注, 段 9以下及段59。
• [9] 同上注, 段 52。
• [10] 同上注, 段 54。
• [11] 同上注, 段 56。
• [12] 同上注, 段 57 及以下。
• [13] 同上注, 段 58。
• [14] 同上注, 段 59 及以下。
• [15] 同上注, 段 61。
• [16] 同上注, 段 63。
• [17] 同上注, 段 62。
• [18] 同上注, 段 61 及以下。联邦法院认为，进入市场的障碍已经因为法律上相应的阻碍使任何公司在没有获得许可的情况下进入市场都是不合理的此项事实而形成，请参见段 63。
• [19] 同上注, 段 64。
• [20] 同上注, 段 65。
• [21] 同上注, 段 67 及以下。
• [22] 同上注, 段 69。
• [23] 同上注, 段 70。
• [24] 同上注, 段 71。
• [25] 同上注, 段 72。
• [26] 同上注, 段 73 及以下。
• [27] 同上注, 段 73。 法院认为，如果专利实施人对于实施该标准即是一种未经许可而使用涉案专利说明书的行为“此一事实并不知情“，则专利持有人就必须针对专利侵权情况对其通知。
• [28] 同上注, 段 74。
• [29] 同上注, 段 74 及段 85。
• [30] 同上注, 段 89。
• [31] 同上注, 段 85。
• [32] 同上注, 段 87。
• [33] 同上注, 段 86 及以下。
• [34] 同上注, 段 91 及以下。
• [35] 同上注, 段 92。
• [36] 同上注, 段 93及以下。
• [37] 同上注, 段 94。
• [38] 同上注, 段 83。
• [39] 同上注, 段 95。
• [40] 同上注, 段 96。
• [41] 同上注, 段 98。
• [42] 同上注, 段 97。