IP Bridge v TCT

2020年02月2日 - 案号: 6 U 149/20

http://caselaw.4ipcouncil.com/cn/german-court-decisions/olg-karlsruhe/ip-bridge-v-tct

A. 事实

原告 IP Bridge 作出了声明，涉案专利（潜在的）对实施由欧洲电信标准协会 (ETSI) 制定的 4G/LTE 蜂窝标准是必要的。ETSI 要求专利权人承诺以公平、合理和非歧视 (FRAND) 的条款和条件使实施人能够使用标准必要专利(SEP)。

被告是总部设在中国的TCT集团（TCT-即TCL）的母公司及其德国子公司。TCT 在全球（包括德国）分销和销售支持 4G 的手机。

2014年12月15日，IP Bridge向TCT集团母公司（母公司）发出了其标准必要专利组合相关的通知。在相应的信函中，示例性地提到了两项美国专利——但没有提到（德国）涉案专利。TCT 没有回应。IP Bridge 在 2015 年 1 月和 2015 年 4 月向母公司发送了提醒，但仍未得到答复。这些提醒中也没有提及涉案专利。

2015年7月，IP Bridge在美国对TCT集团旗下公司提起侵权诉讼（美国案）。

2016 年 2 月 1 日，IP Bridge 向母公司发送了（第一个）许可要约。要约附有一份专利清单，其中包括涉案专利。IP Bridge 还提供了有关涉案专利的权利要求对照表（以及进一步涉及其他组合专利的权利要求对照表）。

2016 年 2 月 29 日，IP Bridge 向曼海姆地区法院（地区法院）对 TCT 提起诉讼。

2016 年 3 月 11 日，母公司通知 IP Bridge，双方在美国诉讼程序中交换了侵权和无效争议意见后，可以开始谈判，并要求提供有关 IP Bridge的专利组合的更多信息。2016 年 3 月 22 日，在德国案中代表 TCT 的法律顾问拒绝了 IP Bridge 的许可要约，但表示 TCT “尽管如此”愿意“协商并分别达成” FRAND 条款的许可。

2017 年 5 月 19 日，IP Bridge 向 TCT 提供了另一个（第二个）许可要约。双方没有签订任何协议。

2018 年 4 月 30 日，IP Bridge 向 TCT 提供了修改后的（第三个）要约。IP Bridge 为 TCT 提供了在按量支付和固定支付许可费之间的选择。对于这两种选择，许可费都是根据所谓的“至上而下”法确定的。提供给 TCT 的单位价格是根据 2011-2016 年期间全球行业范围内手机的平均售价(ASP)以美元计算的。TCT也拒绝了这个要约。

2018 年 8 月 7 日，TCT 收到了 IP Bridge 的另一个（第四个）要约，内容几乎相同。这个要约也被拒绝了。

2019 年 5 月，在其在美国案中获胜后不久，IP Bridge 向TCT提出了进一步的（第五个）要约，后者没有任何回应。

2019 年 10 月，地方法院与各方沟通，根据其（初步）观点，2011-2016 年全球行业范围内的平均售价不能作为计算未来使用的许可费的基础。

2019 年 12 月 12 日，IP Bridge 向 TCT 提供了修改后的（第六个）要约。在此要约中，IP Bridge 再次基于“至上而下”法和全球行业范围的平均售价。与之前的要约相比，平均售价应针对许可将生效的每个日历年单独确定。TCT 拒绝了这个要约。

2020 年 1 月 31 日，母公司向 IP Bridge 提出了（第一个）反要约。除了许可费是根据 TCT 自己手机的实际年度全球平均售价计算的，并且使用了较低的累积许可费负担之外，该反要约在很大程度上与 IP Bridge 的最后要约相同。

2020 年 3 月 4 日，IP Bridge 向 TCT 提出了修改后的（第七个）要约，该要约特别考虑了TCT反要约中提到的销售数字。

2020 年 3 月 11 日，TCT 向IP Bridge提出了略微修改的（第二次）反要约，该要约使用了与 2020 年 1 月 31 日之前的反要约相同的许可费计算。2020 年 3 月 19 日，IP Bridge 拒绝了该反要约。2020 年 4 月 7 日，TCT 以银行担保的形式为过去的使用提供担保。

2020 年 8 月 7 日，IP Bridge 向 TCT 提出了进一步（第八个）的要约。2020 年 8 月 18 日，TCT 拒绝了这一要约，并向 IP Bridge 提供了另一个（第三个）反要约。然而，双方没有达成任何协议。

2020 年 8 月 21 日，地区法院驳回了 IP Bridge 提出的对侵权产品的禁令救济、召回和销毁的诉讼请求[1]。（被juris引用；摘要可在此处获得）IP Bridge 向卡尔斯鲁厄高等地方法院（上诉法院）提出上诉。

上诉法院以本判决推翻了地方法院的判决，对TCT下达了禁令，并责令召回和销毁侵权产品[2]。(被引用http://lrbw.juris.de/cgibin/laender_rechtsprechung/list.py?Gericht=bw&Art=en)

B. 法院的说理

上诉法院确认了地方法院的判决，即TCT侵犯了涉案专利[3]。

然而，与地区法院相反，上诉法院认为，TCT 在本案中不能提出所谓的“FRAND”抗辩[4]。TCT认为，通过主张要求禁令救济以及召回和销毁侵权产品，IP Bridge 滥用了其市场支配地位，违反了《欧盟运作条约》（TFEU）第 102 条。

上诉法院同意地区法院的观点，即 IP Bridge 在涉案专利许可市场上具有支配地位[5]。从技术角度看，为了符合相关标准而使用涉案专利是必要的；审判中并未表明存在可替代涉案专利教导的其他技术替代方案[6]。

尽管如此，然而在上诉法院看来，IP Bridge 并没有滥用其市场支配地位[7]。IP Bridge不准备就提供给TCT的要约的条款以外的条款签订协议的这一事实并不意味着其构成TFEU第 102条规定的滥用，因为TCT一直不愿意签订 FRAND 许可[8]。

侵权通知

上诉法院认为，IP Bridge 在 2016 年 2 月 1 日的信函中作出了适当的侵权通知[9]。之前在 2014 年和 2015 年发送给 TCT 的信件被认为是不充分的，因为它们没有明确提及涉案专利[10]。

鉴于符合相关的标准需要大量的标准必要专利，侵权通知应提请侵权人注意到具体涉案专利的侵权行为[11]。上诉法院解释说，专利权人应在事实和地域方面缩小信息范围，以便让实施人能够评估侵权指控的实质情况[12]。2016 年 2 月 1 日的信函首次满足了这些要求，该信函明确提到了涉案专利，并包含有关该专利的权利要求对照表[13]。

意愿

与地区法院的观点相反，上诉法院认为 TCT 并没有充分表达获得许可的意愿[14]。

遵循德国联邦法院 (Bundesgerichtshof) 在西斯维尔诉海尔案中的判例法[15]（Sisvel v Haier 摘要可在此处获得，Sisvel v Haier II 摘要可在此处获得），上诉法院解释说，实施人必须“清楚并明确地”声明其愿意以实际上是 FRAND 的任何条款来获得许可，并随后以“目标导向”的方式进行许可谈判[16]。

根据上诉法院的说法，“意愿”不是“静态”的立场：关于实施人在某个时刻愿意（或不愿意）的结论今后不会保持不变[17]。而且，需要“持续的意愿”来获得许可[18]。如果没有实施人方面的这种“持续意愿”，关于针对标准必要专利权人滥用其市场支配地位的指控将“毫无意义”[19]。

上诉法院解释说，不能将“意愿”具体、详细的要求置于“一般定义”之下[20]。相关标准如下：一个关注于有利双方共同利益的谈判的成功结果的“合理的一方”会在特定的谈判阶段为实现这一目标做什么[21]。对于有关的评估，需要个案分析[22]。上诉法院指出，表达谈判意愿本身并不能保证相关声明是严肃的；相反，它可能只是实施人应用的“拖延策略”的一部分[23]。为了维护专利权人和实施人的竞争者的利益，不能容忍“拖延策略”[24]。

实施人是否使用拖延策略，这需要根据“客观标准”来评估，具体考虑实施人在从标准必要专利权人处收到侵权通知或许可要约后的行为[25]。一个“善意且诚信”的实施人会寻求尽快签订许可，以缩短专利（或组合）在不支付费用的情况下被使用的时间[26]。 这样的实施人宁愿“敦促”专利权人履行其义务，也不去考虑如何将标准必要专利权人的义务用于侵权诉讼中的抗辩目的使用[27]。

因此，上诉法院认定，实施人甚至有义务对专利权人的“非 FRAND”许可要约作出反应[28]。在“复杂”情况下，例如标准必要专利许可中通常出现的情况，通常不清楚哪些条款是合理的，因此谈判的任务是“阐明”各方的共同利益并解决任何的法律问题[29]。尤其如此，因为 FRAND 是一个“范围”，并且标准必要专利权人通常能够考虑实施人的“正当利益”，但前提是在谈判中获知了各自的理解[30]。上诉法院强调，实施人有任何疑虑应尽早沟通，而不是等到诉讼程序都启动了[31]。

在这种情况下，上诉法院强调，即使标准必要专利权人的要约“明显”不符合 FRAND[32]实施人（仍然）有义务参与谈判过程。但是，在这种情况下，说明要约“显然”不是 FRAND 的原因就足够了[33]。实施人必须解决与标准必要专利权人有关的所有方面[34]。诚信原则要求所有未决问题立即“摆上台面”；实施人不能只关注于与 FRAND相冲突的一个“明显”元素，而对于它同样视为“非 FRAND”的其他方面则保持沉默只字不提[35]。这尤其适用于明显的方面，例如许可费计算的基本结构[36]。

在例外情况下，当标准必要专利权人的要约违背FRAND 原则达到一定程度时，实施人完全没有义务做出反应——从客观的角度来看——人们可以假设该要约“不是认真的”[37]。然而，为此，通常要约的仅一个条款“明显”是非 FRAND 的是不够的；上诉法院要求考虑所有相关事实进行“全面评估”[38]。

在此背景下，上诉法院认为TCT没有意愿签订FRAND许可[39]。尽管 TCT 声称其准备这样做，但其随后的行为却表明，其陈述并不是严肃的，并且 TCT 的意图是尽可能拖延谈判和签订许可[40]。上诉法院认为，TCT 的整体行为表明，其逐步地对收到的要约表达各种质疑，纯粹是出于战术考虑，目的是推迟有关程序[41]。

上诉法院指出，TCT仅在收到2018 年 4 月 30 日（第三个）许可要约之后评论了 IP Bridge使用的基本许可费计算，尽管TCT已收到有关相关参数的详细介绍以及日期为 2016 年 2 月 1 日的第一次要约，和随后的进一步的信息[42]。根据上诉法院的说法，没有理由在第一个许可要约提出（超过）两年后才提出对许可费计算的质疑[43]。2018 年 4 月 30 日的（第三个）要约引入“至上而下”法这一事实并未标志着谈判的新起点，因为几个计算参数（例如，平均售价、所有被许可人的统一费率）保持不变[44]。此外，每一个新的要约都不能“重置”谈判回到开始，使得实施人在那个时间点之前的行为与意愿的评估无关[45]。

而且，最初，TCT 主要对一项关于调整许可费率的合同条款提出异议，这一事实被上诉法院视为非善意的标志[46]。上诉法院没有最终认定该调整条款是否为 FRAND，或者单个有问题的条款是否会使得整个要约“非 FRAND”（上诉法院对此表示怀疑），因为像 TCT 这样的实施人对标准必要专利权人的要约的评价仅限于一个条款，违反了其参与谈判的义务[47]。在本案中，TCT 负有这样的责任，尽管地区法院在一审程序中曾表示争议的调整条款不是 FRAND的[48]。地方法院的表示并未免除 TCT 与 IP Bridge 进行谈判的责任[49]。

在审核TCT的反要约之后，上诉法院认为TCT并不准备与 IP Bridge 谈判以做出经济上的让步[50]。在对 IP Bridge 的所有反要约中，TCT 使用其自己手机的（较低的）平均售价作为许可费计算的基础。通过坚持这一“最高立场”，TCT 确认了其并不是严肃地愿意获得许可[51]。这不会被地区法院在一审程序和判决中支持 TCT的平均售价方法的这一事实而改变：然而，TCT 并未免除其谈判义务[52]。

标准必要专利权人的要约

上诉法院解释说，即使出于说理的原因就算TCT 是善意的被许可人，但不管怎么看，IP Bridge 方面都不构成TFEU 第 102 条规定的滥用行为，因为IP Bridge的于 2020 年 3 月 4 日（第七个）作出的许可要约无论如何都是 FRAND的[53]。

首先，用于许可费确定的“至上而下”法没有任何法律问题[54]。根据上诉法院的说法，IP Bridge 提供的按单位计算的按量支付许可费也没有问题[55]。根据被许可人的销售结果计算的许可费（单位价格；基于收入或收益的费用）原则上从竞争法的角度来看是“中性的”，因此是可以接受的[56]。

相反，上诉法院强调“基于成本”的方法不适合于计算 FRAND 费率[57]。一方面，很难评估与开发一项或一组专利相关的成本[58]。另一方面，发明开发所产生的成本通常不适合衡量其价值：“基于成本”的方法忽略了形成发明的决定性因素主要是发明人的“创造性行为”，而不是成本[59]。上诉法院在这种情况下指出，为获得标准必要专利所支付的价格不能作为专利产生的成本[60]。此外，上诉法院强调，对 FRAND 符合性的评估不在于“对单个计算参数的单独审查”，而应关注最终许可费率是否是 FRAND的[61]。上诉法院毫不怀疑 IP Bridge 提供的费率是 FRAND的，特别是因为 IP Bridge 已与三个被许可人就相同的费率（包括相同的数量折扣制度）签订了协议[62]。鉴于它们是在没有诉讼的情况下签订的，因此可以将相关的许可用作基准参考[63]。所有现有的被许可人（其销售数据差异较大）都接受了数量折扣制度，这表明它既不是剥削性也不是歧视性的[64]。

此外，上诉法院解释说，IP Bridge 使用的单个的计算参数也是 FRAND的。与地区法院相比，上诉法院对 IP Bridge 使用年度全球行业范围的平均售价作为许可费计算基础并没有提出异议[65]。与无线技术无关的特性，例如制造商的声誉、品牌、设计或高生产质量，实际上都包含在行业范围平均售价内。但是，特别低价的手机也包括在内，例如以倾销价格出售的设备，或不考虑标准必要专利许可费用的价格[66]。用于许可费计算的累积许可费负担也没有问题，因为其处于之前其他法院接受为 FRAND 的范围之内[67]。即使其他标准必要专利权人应用较低的百分比，也不能表明 IP Bridge 使用的累积费率具有剥削性[68]。

此外，上诉法院认为 IP Bridge 计算自己在 4G 相关的标准必要专利中所占份额的方式没有任何问题[69]。IP Bridge 基于两项不同的标准必要专利的全局研究得出了一个平均值。鉴于两项研究的结果相似，上诉法院认为这是可以接受的；而且，IP Bridge 没有义务使用更低结果的那项研究[70]。

进一步，上诉法院认为IP Bridge 并未根据专利覆盖范围为特定国家/地区提供不同的费率的做法是应当接受的[71]。IP Bridge 提出的统一全球费率并未使得许可要约本身具有剥削性，因为选择此选项有充分的理由，例如，更简易的合同管理[72]。上诉法院指出，在这种条件下提出的要约是否会不利于在专利覆盖率低的地区具有高销售额的实施人，，是无关紧要的：只要标准必要专利权人履行谈判义务，且其要约相对于“平均被许可人”来说是FRAND的[73]。通常来说，只有当不同的国家/地区因为没有不同的费率会导致“剥削性”费率时，才有可能发生滥用[74]。在上诉法院看来，没有迹象表明这里属于这种情况，特别是因为 IP Bridge 的其他三个被许可人已经以各自的形式接受了要约[75]。

除此之外，上诉法院认为 IP Bridge 提议的数量折扣也是 FRAND的[76]。标准必要专利权人没有义务向所有被许可人提供“统一收费表”[77]。基于销售量的折扣会导致销售量较低的实施人的每单位费用更高，但是，当存在“事实证明”时，是允许的[78]。上诉法院承认，标准必要专利权人可能有动机激励实施人争取更高的销售额，以实现标准的更广泛传播，从而获得更多的被许可人[79]。向“大型且有信誉的”实施人提供特别优惠的折扣也是合理的，因为与此类公司签订的协议也可能促使其他被许可人签订协议[80]。

对于 IP Bridge 要约中包含的许可费调整条款，上诉法院确认该条款也是 FRAND的[81]。所述条款允许被许可人对许可的专利的有效性、必要性和使用性提出质疑，并在许可组合发生“重大变化”（双向）时提供专利使用费调整。只有在“重大变化”的情况下才会触发该调整机制，这是出于当事人的利益，以避免因微不足道的理由进行调整，上诉法院认为这些理由值得保护[82]。基于类似的考虑，上诉法院接受了另外一项条款，该条款规定对于向 TCT 提供的根据量进行支付的许可费模型的确定基础的年度行业范围的平均售价进行调整，同样符合FRAND[83]。

实施人的反要约

最后，与地区法院的观点相反，上诉法院认定TCT于2020 年 3 月 11 日作出的反要约“显然”不是FRAND的[84]。

在本案中，IP Bridge 在向 TCT 提出的若干要约中反复说明了其基于每单位专利使用费制度的“一般许可模式”，并且还表明它已与第三方被许可人签订了各自的协议[85]。上诉法院认为，在这种情况下，要求标准必要专利权人从根本上改变“许可模式”的反要约不是FRAND的[86]。在签订的许可合同中，标准必要专利权人已同意特定条件，在与新的被许可人谈判时必须考虑这些条件，以保持其市场支配地位[87]。事实上，根据上诉法院的说法，如果标准必要专利权人与新的被许可人就费用结构达成一致，该费用结构与迄今为止在许可协议中提供和使用的模式根本不同，则该标准必要专利权人可能会被指控歧视现有的被许可人[88]。此外，由于其市场支配地位，标准必要专利权人可能不得不向现有的被许可人提供新的许可费用结构，这将导致“许可模式”的彻底转变[89]。上诉法院认为，标准必要专利权人没有义务接受这种根本性的改变[90]。

此外，上诉法院指出，在这种情况下，实施人不需要额外的保护。一方面，其他被许可人对标准必要专利权人的“许可模式”的接受，表面上看是符合市场条件的[91]。另一方面，标准必要专利权人的“许可模式”必须是针对特定被许可人来说是 FRAND的。这意味着实施人可以对“许可模式”的所有条件提出异议，而不管其他被许可人是否已经同意这些条件[92]。然而，实施人不能要求专利权人接受完全不同类型的许可费，即使自己的（反）要约是 FRAND的[93]。

[1] IP Bridge v TCT, District Court of Mannheim, judgment dated 21 August 2020, Case No. 2 O 136/18.

[2] IP Bridge v TCT, Higher District Court of Karlsruhe, judgment dated 2 February 2022, Case No. 6 U 149/20.

[3] 同上注，段116-170。

[4] 同上注，段171。

[5] 同上注，段172。

[6] 同上注，段174。

[7] 同上注，段173。

[8] 同上注，段174。

[9] 同上注，段173。

[10] 同上注，段173。

[11] 同上注，段173。

[12] 同上注，段173。

[13] 同上注，段173。

[14] 同上注，段184。

[15] Sisvel v Haier, Federal Court of Justice, judgment dated 5 May 2020, Case No. KZR 36/17, 摘要可在此处获得; Sisvel v Haier II, Federal Court of Justice, judgment 24 November 2020, Case No. KZR 35/17, 摘要可在此处获得.

[16]  IP Bridge v TCT, Higher District Court of Karlsruhe, judgment dated 2 February 2022, 段176。

[17] 同上注，段177。

[18] 同上注，段177。

[19] 同上注，段177。

[20] 同上注，段178。

[21] 同上注，段178。

[22] 同上注，段178。

[23] 同上注，段179。

[24] 同上注，段179。

[25] 同上注，段180。

[26] 同上注，段180。

[27] 同上注，段180。

[28] 同上注，段181。

[29] 同上注，段181。

[30] 同上注，段181。

[31] 同上注，段181。

[32] 同上注，段182。

[33] 同上注，段182。

[34] 同上注，段182。

[35] 同上注，段182。

[36] 同上注，段182。

[37] 同上注，段183。

[38] 同上注，段183。

[39] 同上注，段184。

[40] 同上注，段184。

[41] 同上注，段185。

[42] 同上注，段186等等。

[43] 同上注，段188和190。

[44] 同上注，段190。

[45] 同上注，段190。

[46] 同上注，段193。

[47] 同上注，段193。

[48] 同上注，段193。

[49] 同上注，段193。

[50] 同上注，段197。

[51] 同上注，段199。

[52] 同上注，段199等等。

[53] 同上注，段203等等。

[54] 同上注，段206。

[55] 同上注，段207。

[56] 同上注，段207。

[57] 同上注，段208。

[58] 同上注，段208。

[59] 同上注，段208。

[60] 同上注，段208。

[61] 同上注，段210。

[62] 同上注，段220和210。

[63] 同上注，段223。

[64] 同上注，段221。

[65] 同上注，段209。

[66] 同上注，段211。

[67] 同上注，段212。

[68] 同上注，段212。

[69] 同上注，段213。

[70] 同上注，段213。

[71] 同上注，段215等等。

[72] 同上注，段216。

[73] 同上注，段217。

[74] 同上注，段217。

[75] 同上注，段217。

[76] 同上注，段218等等。

[77] 同上注，段218。

[78] 同上注，段218。

[79] 同上注，段218。

[80] 同上注，段218。

[81] 同上注，段228。

[82] 同上注，段228。

[83] 同上注，段209。

[84] 同上注，段232。

[85] 同上注，段234。

[86] 同上注，段234。

[87] 同上注，段234。

[88] 同上注，段234。

[89] 同上注，段234。

[90] 同上注，段234。

[91] 同上注，段234。

[92] 同上注，段234。

[93] 同上注，段234。