Optis v Apple

2022年08月5日 - 案号: 21 O 11522/21

http://caselaw.4ipcouncil.com/cn/german-court-decisions/lg-munich-district-court/optis-v-apple

关键词：标准必要专利权人的（许可）要约；实施人对（许可）要约的回复；专利反向劫持；全球范围（专利组合）许可；既有商业惯例；专利组合许可；标准必要专利持有人及被控侵权人的义务（华为义务）；华为框架；滥用市场支配力；无歧视；实施人的反要约；反垄断；禁令；比例原则；获得许可的意愿；FRAND承诺；非专利实施主体；善意；专利侵权 

A. 事实

原告诺基亚（Nokia）拥有对于各种无线通信标准必要的专利（标准必要专利或 SEPs）。

被告是总部位于中国的Oppo集团（Oppo）的一部分，其在全球范围内，包括在德国，制造和销售实施无线标准的设备。

双方签署了专利许可协议。在协议过期之前，诺基亚和Oppo讨论了进一步签订合同的事宜，但没有成功。

许可期限届满后，诺基亚基于一件德国专利向慕尼黑地区法院（法院）对Oppo提起诉讼。诺基亚主张禁令救济以及侵权产品的召回和销毁。诺基亚进一步要求法院宣布Oppo应承担损害赔偿以及公开信息和开立担保账户的责任。

根据目前的判决，法院判定诺基亚胜诉，并且除其他救济外，还授予诺基亚针对Oppo的禁令^[1]。（引用https://www.gesetze-bayern.de）。 

B. 法院的说理

法院认定涉案专利被侵权^[2]。因此，禁令救济以及侵权产品的召回和销毁的主张是有根据的^[3]。

FRAND抗辩

法院驳回了Oppo针对上述诉讼请求提出的所谓“FRAND抗辩”^[4]。简而言之，Oppo 辩称诺基亚滥用其市场支配地位，拒绝以公平、合理和非歧视 (FRAND) 条件向 Oppo 授予许可，反而起诉Oppo。

在法院看来，情况并非如此^[5]。法院假设支持 Oppo的说法，即，认为诺基亚拥有市场支配地位，但强调诺基亚已经履行了这一“特殊地位”所产生的义务，即通过恰当地通知Oppo其对标准必要专利的侵权行为^[6]。

意愿

另一方面，法院认为Oppo没有（充分地）表达与诺基亚签订 FRAND 许可协议的意愿^[7]。

实施人必须清楚明确地表示愿意签署“事实上是FRAND的任何条款”的许可，并随后以“目标导向”的方式与专利权人进行许可谈判^[8]。法院解释说，实施人一方获得 FRAND许可的意愿应是“持续的”；如果专利实施人不“要求”获得许可，也不准备为此做出贡献，那么（许可方）滥用市场支配地位的情形不会伤害到实施人^[9]。专利实施人是否符合这些要求应根据个案情况进行评估⁸。

由于双方的相互行为义务是相互关联的，法院推断评估双方行为的标准应如下：在谈判进程的具体阶段，对成功、互利的结果感兴趣的“合理”的一方为推进这一目标，会采取什么行动⁹？法院承认“推进谈判的责任”总是会被触发——考虑到“商业惯例”和诚信原则——可以预期一方在谈判中采取“下一步”⁹。

法院进一步指出，实施人不得拖延谈判¹⁰。是否采取了“拖延战术”，应根据“客观因素”判断，考虑实施人对侵权通知或专利权人的许可要约的反应来确定¹⁰。法院认为，实施人有义务立即表达任何担忧¹¹。在特殊情况下，如果从客观角度来看，发给实施人的许可要约不符合“FRAND”原则到以至于看起来“绝对不能接受”， 因此可以被视为“并非认真”的要约，那么实施人则不存在做出回复（分别引起关注）的义务¹¹。

在此背景下，法院认定 Oppo 没有充分履行表明有意愿获得 FRAND 许可的义务¹²。根据法院的说法，鉴于诺基亚的许可要约并非“绝对不能接受”，而是能够以满足双方利益的方式成功地引导谈判结束，Oppo的这种许可意愿的义务被触发¹³。

法院驳回了Oppo的论点，即由于缺乏专利许可费的计算方式的详细解释，使得诺基亚的要约在上述意义上“绝对不能接受”¹⁴。法院认为，一般来说，“底线”是决定性的；“合情理的一方”对背后的计算或将最终的专利许可费金额细分为小计不感兴趣¹⁵。在本案中，专利许可费的计算方式并不重要，这也是因为Oppo在获悉诺基亚签署的第三方协议后并未声称其直接竞争对手获得了更好的条款¹⁶。法院补充说，标准必要专利权人提出的组合许可提议原则上不会引起竞争法问题¹⁷。

考虑到 Oppo 的整体行为，法院得出结论认为，Oppo 方的“谈判犹豫不决”以及未能以“目标导向”的方式进行谈判以签署（据称）所需的许可，表明了 Oppo“不意愿”¹⁸。

法院强调，Oppo没有足够早地表示反对诺基亚的许可要约，并且仅在审判开始后才提出有关要约是否符合FRAND的几个问题¹⁹。此外，法院认为 Oppo采用了“拖延策略”，旨在将自己的（财务）许可条件强加给诺基亚²⁰。法院认为，Oppo准备通过在未经授权和支付许可费的情况下尽可能长时间地使用涉案专利（以及诺基亚的组合中的其他专利），对诺基亚施加“压力”²¹。

此外，法院认为，尽管从客观的角度来看，“时机已经成熟”，但Oppo在与诺基亚的谈判中没有采取“下一步”也表明了Oppo缺乏意愿²²。鉴于诺基亚在现有许可到期之前就与 Oppo 接洽，并且双方交换了各种要约，法院认为，考虑到常见的商业惯例和诚信原则，现在是尽一切努力成功地签署协议的时候了。而不仅仅是“进行讨论和交换电子邮件”²³。Oppo应该放弃“明显无益的来回”，并“迅速、具体和全面地”就诺基亚提供的条款哪些可以接受、哪些不能接受以及出于什么原因提供反馈²⁴。法院建议，在现阶段，“合理的一方”将提出具体的互利解决方案建议；逐步改进自己的（反）要约是不够的，特别是因为专利实施人需要签订许可协议以使经常性的故意和非法侵权合法化²⁴。在双方谈判的现阶段，Oppo 应该表现出“实际意愿”来接受“不惜一切代价”的条件，但事实并非如此²⁵。

标准必要专利持有人的要约

法院进一步得出结论，诺基亚既没有拒绝与Oppo签署许可也没有让Oppo无法签署FRAND许可²⁶。

根据法院的说法，诺基亚的要约包括与双方先前协议中约定的不同（更高）的专利许可费率这一事实本身并不表明该要约不合理²⁷。当寻求修改的一方未提供相应的理由时，偏离“参考合同”的条款可能是不合理的²⁸。然而，法院认为，诺基亚为证明向Oppo提供的修改后的专利许可费合理性而提出的论点，乍一看是“有道理的”²⁹。诺基亚援引的理由是否真的可以证明有关专利许可费的拟议变更是合理的，法院最终并未审查²⁹。法院认为，“价格滥用”并不构成“准入壁垒”，因此，只要要约并非不合理，就不能作为专利侵权的抗辩理由²⁹。

C. 其他问题

除了“FRAND抗辩”外，Oppo还针对诺基亚的禁令救济请求提出了基于比例原则考虑的抗辩（比例原则抗辩）。简而言之，Oppo 认为禁令应该被排除在外，因为它会产生不成比例的经济影响，因为涉案专利影响Oppo制造和销售的“复杂”产品的仅仅一个小功能³⁰。此外，与Oppo的利益相比，诺基亚阻止侵权的利益更不值得被保护，因为诺基亚只注重专利的货币化，而不是技术成果在市场上的商业化³⁰。

法院驳回了比例原则抗辩³¹。《德国专利法》第 139(1)(3) 条相关规定确立了仅适用于“特别例外的情况”的抗辩理由³²。作为规则，专利权人必须依靠禁令来行使其独占权，这是对侵权行为的“常规制裁”³²。

在法院看来，Oppo未能在本案中给出使得禁令不成比例的情况³³。一般而言，“专利实施实体”提出禁令救济请求这一唯一事实本身不足以将此类请求定性为不成比例³⁴。尽管如此，法院指出，诺基亚凭借自己的产品在蜂窝网络设备市场上表现积极，并且还通过在诺基亚许可下制造的品牌产品间接涉足智能手机市场³⁴。因此，诺基亚寻求授权Oppo的事实也无害³⁵。法院解释说，根据竞争法和合同法（即FRAND承诺），专利权人有义务促进涉案专利的许可，不能面对其根据该义务行事的指控³⁵。

此外，法院补充说，Oppo产品的“复杂性”不能限制禁令救济的主张，因为Oppo一直“没意愿”从诺基亚获得许可³⁶。通常，缺乏获得许可的意愿是评估专利实施人的损失的比例原则时可以考虑的一个因素³⁷。

在这种情况下，法院强调，关于标准必要专利的主张，原则上排除了比例原则，因为实施人可以根据FRAND条款要求获得许可³⁶。这种观点与法律文献中的主流观点一致，根据该观点，当专利权人已履行了其FRAND义务时，《德国专利法》第 139(1)(3)条不引入额外的抗辩（即在FRAND抗辩之后），除非给出进一步的情况证明不成比例³⁸。

最后，考虑到Oppo在未支付许可费的情况下使用涉案专利一年，并且有可能签署防止排他性措施的许可，法院认为禁令对Oppo（潜在）的经济影响并非不成比例³⁹。Oppo 没能给出可以支持相反发现的极其困难的情况³⁹。

^[1] Nokia v Oppo, District Court of Munich I, judgment dated 5 August 2022, Case No. 21 O 11552/21。

^[2] 同上注，段15-80。

^[3] 同上注，段82。

^[4] 同上注，段109及以下。

^[5] 同上注，段110。

^[6] 同上注，段109及以下。

^[7] 同上注，段110和118及以下。

^[8] 同上注，段114。

^[9] 同上注，段115。

¹² 同上注，段118。

¹³ 同上注，段119及以下。

¹⁴ 同上注，段122及以下。

¹⁵ 同上注，段124。

¹⁶ 同上注，段125。

¹⁷ 同上注，段132。

¹⁸ 同上注，段138和139及以下。

¹⁹ 同上注，段138和153。

²⁰ 同上注，段138和152。

²¹ 同上注，段138。

²² 同上注，段138和154及以下。

²³ 同上注，段155。

²⁴ 同上注，段156。

²⁵ 同上注，段158。

²⁶ 同上注，段138和164及以下。

²⁷ 同上注，段166及以下。

²⁸ 同上注，段167。

²⁹ 同上注，段166。

³⁰ 同上注，段86。

³¹ 同上注，段85和88及以下。

³² 同上注，段90及以下。

³³ 同上注，段93。

³⁴ 同上注，段95。

³⁵ 同上注，段96。

³⁶ 同上注，段98。

³⁷ 同上注，段92。

³⁸ 同上注，段99。

³⁹ 同上注，段100。