夏普诉戴姆勒

2020年09月10日 - 案号: 7 O 8818/19

http://caselaw.4ipcouncil.com/cn/german-court-decisions/lg-munich-district-court/sharp-v-daimler

A. 事实

原告是总部位于日本的夏普（Sharp）集团的一部分（以下称“夏普”）。夏普持有一系列的专利组合，而这些专利组合被宣告为实施欧洲电信标准协会（ETSI）所发展出的数种无线通信标准时（潜在）必要的专利（以下称“标准必要专利”或“SEP”）。

被告戴姆勒（Daimler）是是德国一家主要的汽车制造商。戴姆勒在德国生产并销售具有连网功能的汽车，而此一连网功能实施了由欧洲电信标准协会所发展出的标准。

夏普就本案涉案专利为实施4G / LTE标准时（潜在）必要向欧洲电信标准协会作出宣告。

欧洲电信标准协会要求各专利持有人承诺愿依照公平、合理且无歧视（FRAND）的条款和条件向标准实施人提供实施该标准时必要或可能成为必要的专利。 2017年，夏普加入了Avanci许可平台。Avanci依据标准化的许可协议和固定费率向汽车制造商提供实施连网标准的标准必要专利许可。Avanci自2016年9月起就一直持续在与戴姆勒联系沟通有关取得许可可能性的相关事宜，然而，双方并未达成协议的签署。

在一次初步的沟通后，夏普于2019年5月20日向戴姆勒提出了一系列说明其所持有的标准必要专利——包含本案涉案专利——与受影响标准的相关部分对应关系的权利要求对照表． 戴姆勒于2019年6月7日作出回覆，表示其原则上愿意取得其所使用专利的许可，然而却询问夏普所提供者是双边许可或是由Avanci平台进行许可。戴姆勒提出，如果该许可是以双边许可的方式提供，则其认为其供应商也可以被许可。

戴姆勒于2019年7月23日向夏普发出了另一封信函，信函中主张其认为不应该是由戴姆勒本身，而是应该由其（未个别指名的）供应商应来取得许可。戴姆勒主张，本案中夏普未向特别是供应连网功能元件的戴姆勒各供应商提供许可及其所要求获取的夏普已签署协议的相关信息，夏普因此将违反其对欧洲电信标准协会欧洲电信标准协会的FRAND承诺。

夏普在2019年8月8日作出回应，并告知其计划向戴姆勒提出一项单独的许可要约。为此，夏普要求戴姆勒提供某些相关信息，特别是与戴姆勒供应商有关的信息。

2019年9月18日，戴姆勒拒绝提供夏普所要求的信息，并且再次提出其供应商才是夏普许可要求的正确的收受人。

夏普在2019年10月22日向戴姆勒发出了一份双边FRAND许可协议要约，然而，此一许可要约并未被接受。

随后，夏普于慕尼黑地区法院（以下称“法院”）向戴姆勒提起了当前侵权诉讼。戴姆勒的几家供应商也参加了该诉讼程序以支持戴姆勒。

戴姆勒于该诉讼程序被提起后的2019年12月17日对夏普提出了许可反要约，随后并要求夏普同意中止该未决侵权诉讼程序的进行。夏普于2019年12月31日拒绝了戴姆勒所提出的许可反要约。

在诉讼程序进行的过程中，夏普与参加诉讼的其中一家戴姆勒供应商达成了许可协议。因此，夏普修改了其在诉讼中的主张。

法院在当前判决 [1] （引自https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2020-N-22577?hl=true）中对对戴姆勒核发了禁令，并确认戴姆勒应承担实质性损害赔偿的责任。法院还要求戴姆勒必须召回并销毁侵权产品、开立担保帐户、并且提供计算夏普所受损失必需的相关信息。

 

B. 法院的论理

法院认为，本案涉案专利为实施4G / LTE标准时所必要 [2] ，并且该专利遭受侵权行为 [3] 。因此，夏普有权享有包含禁令救济在内的各项诉讼上主张 [4] 。

戴姆勒主张了所谓的“FRAND抗辩”，基本上认为夏普提起侵权诉讼的行为构成了对其市场支配地位的滥用，从而违反了《欧洲联盟运作条约》（TFEU）第102条，因此其禁令救济主张应予否决。除此之外，戴姆勒等主张夏普未能遵守欧洲联盟法院（CJEU）在华为诉中兴案 [5] 中所确立的行为义务（以下称“华为案判决”或“华为框架”）。

法院驳回了戴姆勒提出的FRAND抗辩，并且认为戴姆勒不能通过其供应商获得FRAND抗辩 [6] 。

滥用市场支配地位

法院认为，当专利持有人未能做出“充分努力”来满足其因居于市场支配地位所应承担的“特殊责任”并致力促成与“原则上有取得许可意愿”的被许可人间许可协议的签署时，专利持有人因为行使其标准必要专利权而构成对市场支配地位的滥用的情况便可能产生 [7] 。然而，这需要未经权利持有人许可就已经使用了该项受保护技术的实施人愿意按照FRAND条款取得许可方可能实现 [8] 。法院进一步阐明，标准必要专利持有人不能向法院提出对任一标准实施人“强制施加”许可协议的主张 [8] 。

基于以上所述，法院认为，夏普提起本案诉讼的行为并未构成《欧洲联盟运作条约》第102条下对市场支配地位的滥用 [9] 。法院并未确认夏普是否真实具备市场支配地位，而仅只是假设情况确实如此 [9] 。尽管如此，由于戴姆勒未能充分表达出其取得夏普所持有的标准必要专利组合的许可的意愿，夏普对其（假定的）市场支配地位的滥用并不成立 [10] 。
 

取得许可的意愿

法院解释到，实施人必须“清楚”且“明确”地表明其愿意依照“任何实际上符合FRAND的条款”与标准必要专利持有人达成许可协议，并且随后以一种“目的性导向”的态度来进行许可谈判（引用德国联邦法院2020年5月5日在Sisvel诉Haier案中的判决– Sisvel v Haier, Case No. KZR 36/17以及英格兰和威尔士高等法院2017年4月5日在无线星球诉华为案中所做出的判决[2017] EWHC 711（Pat）-Unwired Planet v Huawei） [8] 。

这意味着实施人不应拖延许可谈判的进行 [11] 。在法院看来，这尤为重要，其原因在于实施人通常在许可谈判开始之前就已经使用了该标准化技术专利，而拖延许可协议的签署直至该专利到期失效为止对他们而言可能是具备完全且优势利益的 [11] 。

尽管如此，法院认为，戴姆勒并未展现出一个“善意”被许可人应有的态度 [10] 。

从戴姆勒在向夏普提出许可反要约之前的行为来看，法院认为戴姆勒缺少了“明确”的取得许可意愿的表达 [12] 。在其于2019年6月7日对夏普做出的第一份答复中，戴姆勒并没有做出任何形式的承诺是超出如同“若其确实使用了夏普的专利就愿意讨论是否取得许可”这样概括性意愿表达的 [13] 。此外，戴姆勒在其2019年7月23日的信函中也未包含适当表达其取得许可意愿的声明，特别是当戴姆勒仅仅是将夏普转介给其（甚至未指明名称的）供应商，并且坚持认为夏普有义务对其供应商授予许可时 [14] 。此情况于戴姆勒在2019年9月18日所作出的声明中亦相同，戴姆勒在该声明中再度将夏普转介给其供应商，同时还拒绝向夏普提供草拟许可要约所必需的相关信息 [15] 。法院指出，尽管披露夏普所要求的信息的法律上义务并不存在，戴姆勒多次的各种拒绝明确显示其并非以“目的性导向的态度”来参与讨论，而只是为了拖延许可谈判的进行 [16] 。戴姆勒在夏普提出相关要求后将近六周的时间才作出回覆的这一事实更加证实了上述观点，法院认为戴姆勒不具备任何理由而需要花费这么长时间的才能作出回覆 [16] 。

此外，法院指出，戴姆勒在与Avanci平台谈判过程中的整体行为进一步证实了戴姆勒作为一个“恶意”被许可人的这一结论 [17] 。法院认为，在评估提出FRAND抗辩的实施人是否具备“取得许可的意愿”时，应该将实施人的整体行为纳入考量范围，而不是仅考虑实施人在收到侵权通知后时间维度上立即发生的事实 [18] 。评估实施人是否具备取得许可意愿的标准不应该取决于究竟是由专利持有人首先开始与实施人接洽抑或是相反地由实施人主动发起向专利持有人寻求许可这样相对随机的事实 [19] 。尽管华为判决中所确立的行为义务（其中一项为通过表达取得许可的“意愿”来对侵权通知做出回覆）原则上应该按照欧洲联盟法院所描绘的那样按“步骤”进行操作，然而，视具体个案情况的不同，例外应被允许，在当事方的行为存在应被允许的例外情况时，以一种存粹“形式性“的观点来看待华为框架似乎并不恰当 [20] 。法院认为，本案即是此种情况，因为戴姆勒自2016年9月以来即持续与Avanci接洽，并且从未在任何一个时间点表达其愿意取得许可 [21] 。

法院进一步指出，戴姆勒于2019年12月17日提出的许可反要约是在侵权诉讼已经被提起后才提出的，此无法弥补其取得许可意愿的缺失 [22] 。法院认为，戴姆勒所提出的许可反要约中附带了要求夏普同意中止正在进行的诉讼程序的条件，此一事实表明，于本案中戴姆勒唯一的目的只是在拖延许可谈判的进行；因此，此一许可反要约的提出并不能弥补戴姆勒在截至当时为止所表现出的“巨大恶意” [23] 。在一点上，法院表示，在诉讼进行过程中对瑕疵行为进行补正（例如：通过提出许可反要约）的可能原则上是被允许的，然而，随着审判进行至越后期，允许补正的条件将越来越严格 [24] 。

法院还强调，就内容而言，戴姆勒所提出的许可反要约并没有表达出其愿按“任何实际上符合FRAND的条款”取得许可的意愿 [25] 。通过提出一个不同的“参考点”来计算许可费，戴姆勒仅只是针对夏普要约中许可费的一小部分或Avanci从其竞争对手处收取的整体费用部分做出了反要约，如此一来对方拒绝此许可反要约就成为了一种“逻辑上的必要” [26] 。

于此脉络下，法院明确指出，就是否具备取得许可意愿的评估仅戴姆勒的行为是相关的 [27] 。更重要的是，戴姆勒不能以其参加诉讼的供应商“声称“有向夏普取得许可的意愿为由来避免禁令的核发 [28] 。因此，法院并没有就戴姆勒的供应商是否确实为“善意被许可人”进行审查 [28] 。
 

无歧视 / 许可层级

除上述几项观点外，法院进一步阐明，夏普仅对作为终端设备制造商的戴姆勒要求取得许可的行为并未构成滥用或歧视性行为 [29] 。

法院认为，夏普没有义务对戴姆勒的供应商授予许可 [30] 。在（德国的）汽车行业中，由供应商来取得与其出售给汽车制造商的零部件相关的许可此一作法十分常见，但这并不意味着夏普就必须尊重且接受这种作法 [31] 。相反地，随着其产品越来越广泛地使用无线通信技术，戴姆勒必须接受于该行业中盛行的作法，其中也包括向终端设备制造商进行许可 [31]

无论如何，法律上夏普都没有必须对零组件制造商授予许可的义务；其仅有义务必须许可对其所持有实施某一标准的标准必要专利的“使用” [32] 。专利持有人对欧洲电信标准协会所做出的承诺创造了一项将标准必要专利对第三方进行许可的义务 [33] 。尽管如此，法院强调，这并不意味着标准必要专利持有人有义务对价值链中各个层级的每一个参与者皆授予许可 [34] 。这种义务既不是源于竞争法，也并非由于对欧洲电信标准协会做出的FRAND承诺与专利法或合同法相结合而产生 [34] 。

特别是，欧盟竞争法并未规定必须在价值链的各个层级上对标准必要专利进行许可的义务 [35] 。法院认为，原则上，专利持有人有权自由选择要在价值链中的哪一个层级对其所持有的专利进行许可 [36] 。在华为案判决中，欧洲联盟法院指出，FRAND承诺为第三方创造出的是一种其可以由专利持有人处获得许可的“合法期待”。然而，法院认为，这并不构成必须对终端设备制造商的所有供应商进行许可的义务；进入市场并不一定需要取得许可，而是只要能有“合法使用的可能性”即可，这可以是例如通过对价值链最后一级参与者授予的许可，供应商便可以借此获得“代工权” [36] 。

法院还解释到，即使是在专利法中也未规定标准必要专利必须在价值链中的哪一个层级被许可 [37] 。特别是，并非所有包含于标准必要专利组合中的个别专利的专利权都必须在零组件制造商层级就产生穷竭的这一事实，更加支持了在终端设备层级进行许可的做法（除此之外，此种做法也可以更有效地对许可费用进行管理） [38] 。

最后，法院指出，合同法与对欧洲电信标准协会做出的FRAND承诺相结合并不会对专利持有人施加对每一个有兴趣的第三方进行许可的义务 [39] 。根据其所适用的法国法律，欧洲电信标准协会知识产权政策第6.1条应被理解为仅只是规定了必须本于诚信原则与有意愿取得许可的第三方进行FRAND许可协议谈判的义务 [40] 。然而，通过对“设备”的明确指称，此条款仅适用于终端设备制造商，因为并非所有的零组件都必然以某标准为一个整体的形式来实施该标准 [41] 。在法院看来，欧洲联盟委员会过去在不同场合所表达的观点也并不会得出不同的结论同上注, 段 180-183。 法院特别引用了欧盟委员会在摩托罗拉案（European Commission, Case No. AT.39985 – Motorola）中的决定，以及 the Communication on the Guidelines on the applicability of Article 101 TFEU to horizontal co-operation agreements (2011/C 11/01); 及 the Communication on ICT Standardisation Priorities for the Digital Single Market, COM(2016) 176 final。。
 

供应商提出的FRAND抗辩护

法院进一步认为，戴姆勒无法从其供应商所提出的FRAND抗辩护中获益 [43] 。被告仅在当专利持有人有义务对供应商进行许可时，才可以倚仗此种抗辩；然而，此情形于在充分考量了相关价值链中可能产生的专利权穷竭问题后，被告本身仍有能力与标准必要专利持有人签署许可时，则没有其适用 [43] 。 法院认为本案即是此种情况。戴姆勒的供应商本身并没有单独作出要求获得夏普的许可的主张，而只是主张对标准化技术应享有“受法律保障的使用”，而这并不能支持戴姆勒的主张 [44] 。

 

C. 其他重要问题

此外，法院认为没有理由基于比例原则考量而对夏普所提出的禁令救济主张进行限制 [45] 。戴姆勒曾辩称，其认为不应根据本案涉案专利而核发禁令，因其所生产的车辆是由大量零组件组合而成的“复杂”产品，而使用夏普所持有的标准必要专利的远程控制单元对于汽车整体而言的重要性极其微小。

法院明确指出，根据德国法律，比例原则是一项具备宪法位阶的一般性原则，如果被告以此原则为由提出异议，则法院在审查禁令救济问题时也应予以考虑 [46] 。根据联邦法院的判例，禁令在实施人将遭受因专利持有人违反诚信原则行使排他性权利而产生的危害这样的特殊情况下，就可能无法立即执行 [47] 。

在法院看来，任何对禁令救济权的限制都应该在“极少数特殊情况下”才有其适用，因此必须受到严格的条件限制，尤其是当为了维护“法律秩序”以及“法律的确定性与可预测性”时 [48] 。在整体实质性和程序性框架下（包括例如为执行一审所核发的禁令需提供担保），就所有相关事实对具体个案逐一进行评估是必须的 [48] 。法院解释到，只有在此一危害超出执行禁令通常会产生的后果时才可能被考虑 [48] 。同时，应该可以期待侵权人会在收到侵权通知后做出努力以尽快达成许可协议的签署并且至少采取一定预防措施来防止可能对其主张的禁令 [48] 。

于此脉络下，法院指出，尽管在本案中受影响的可能仅只是戴姆勒所制造车辆中的单个部件，本案各争点依旧是围绕着一个复杂的专利组合（不论究竟是夏普或者Avanci的专利组合）的许可问题而产生 [49] 。此外，法院也不认同夏普专利所具有的功能对戴姆勒的车辆而言是不重要的，此原因在于，“联网汽车”这一创新发明中很大的一部分，不论是从技术层面还是经济角度出发，都与移动通信技术紧密相关 [50] 。最后，法院还批判了戴姆勒并未做出任何实际的努力以寻求与夏普或Avanci签署许可协议的事实 [51] 。

• [1] Sharp v Daimler, District Court of Munich, judgment dated 10 September 2020, Case-No. 7 O 8818/19。
• [2] 同上注, 段 68 及以下。
• [3] 同上注, 段 25 及以下。
• [4] 同上注, 段 90。
• [5] Huawei v ZTE, Court of Justice of the EU, judgment dated 16 July 2015, Case No. C-170/13。
• [6] Sharp v Daimler, District Court of Munich, judgment dated 10 September 2020, Case-No. 7 O 8818/19, 段 121。
• [7] 同上注, 段 124。
• [8] 同上注, 段 125。
• [9] 同上注, 段 128。
• [10] 同上注, 段 130 及以下。
• [11] 同上注, 段 126。
• [12] 同上注, 段 132 及以下。
• [13] 同上注, 段 134 及以下。
• [14] 同上注, 段 136 及以下。
• [15] 同上注, 段 138 及以下。
• [16] 同上注, 段 140。
• [17] 同上注, 段 141。
• [18] 同上注, 段 142 及以下。
• [19] 同上注, 段 143 及以下。
• [20] 同上注, 段 144。
• [21] 同上注, 段 146-149。
• [22] 同上注, 段 150。
• [23] 同上注, 段 151 及段153。
• [24] 同上注, 段 152。
• [25] 同上注, 段 154。
• [26] 同上注, 段 154 及以下。
• [27] 同上注, 段 158 及段 159。
• [28] 同上注, 段 158。
• [29] 同上注, 段 161 及以下。
• [30] 同上注, 段 162。
• [31] 同上注, 段 164。
• [32] 同上注, 段 165。
• [33] 同上注, 段 168。
• [34] 同上注, 段 169。
• [35] 同上注, 段 170 及以下。
• [36] 同上注, 段 171。
• [37] 同上注, 段 173 及以下。
• [38] 同上注, 段 174。
• [39] 同上注, 段 175 及以下。
• [40] 同上注, 段 177 及以下。
• [41] 同上注, 段 178。
• [42] 同上注, 段 180-183。 法院特别引用了欧盟委员会在摩托罗拉案（European Commission, Case No. AT.39985 – Motorola）中的决定，以及 the Communication on the Guidelines on the applicability of Article 101 TFEU to horizontal co-operation agreements (2011/C 11/01); 及 the Communication on ICT Standardisation Priorities for the Digital Single Market, COM(2016) 176 final。
• [43] 同上注, 段 167。
• [44] 同上注, 段 185。
• [45] 同上注, 段 92-102。
• [46] 同上注, 段 93。
• [47] 同上注, 段 94。
• [48] 同上注, 段 95。
• [49] 同上注, 段 97 及以下。
• [50] 同上注, 段 100 及以下。
• [51] 同上注, 段 99。