LG诉TCL，曼海姆地区法院(Landgericht)

2021年03月2日 - 案号: 2 O 131/19

http://caselaw.4ipcouncil.com/cn/german-court-decisions/lg-mannheim/lg-v-tcl

A.事实

LG是一家总部设在韩国的全球电子公司，拥有被声明为对实施无线通信标准（可能）必要的专利组合（以下称“标准必要专利”，或“SEP”），包括欧洲电信标准协会（ETSI）制定的4G/LTE标准。欧洲电信标准协会要求专利持有人承诺以公平、合理和无歧视（FRAND）的条款和条件让用户可以使用标准必要专利。

TCL是一家中国电子设备制造商，在德国进口和销售符合4G/LTE标准的手机以及其他产品。

2016年3月，LG向TCL集团的母公司发送了一封包含其标准必要专利组合信息的信函。直到2018年8月，LG总共向TCL集团内部的不同公司发出了7封类似的信函。TCL没有对这些信函作出反应。2018年3月，LG还向TCL提供了一份许可要约，其中规定了定期支付专利许可费的方式。TCL仍未对此作出回应。

2019年11月，LG向曼海姆地区法院（以下称“法院”）提起了针对TCL的侵权诉讼。2020年1月，在诉讼立案后，TCL首次与LG取得联系。随后，双方就保密协议（NDA）进行了谈判，并于2020年5月签署了保密协议。除此之外，双方还进行了几次会议和沟通，在这期间LG向TCL提供了关于其标准必要专利组合以及现有许可协议的信息。另一方面，TCL向LG提供了它以往的销售量。2020年6月，TCL在谈判中提到了LG与高通之间的许可协议，该协议已于2018年12月到期（以下称“高通许可”）。高通公司为TCL提供芯片组。TCL认为，对于高通公司提供的且受高通许可所涵盖的芯片组，LG的专利权已经用尽。

2020年7月，LG向TCL提出了修改后的许可要约，规定一次性付款（而不是最初提出的定期付款）。TCL没有接受这一要约。

2020年11月，TCL向LG提出了反要约。该反要约是基于定期支付许可费的计算模式。考虑到高通许可，TCL要求在协议中加入一项条款，允许TCL将使用已获LG许可的供应商提供的芯片组的手机排除在许可费计算之外。

此后不久，LG向TCL提出了一个在很大程度上与TCL的反要约相应的要约。LG提出了对许可费计算的某些修正（如增加上限和下限），并删除了上述提到的允许TCL免于为所售的一部分设备付许可费的条款。

2020年12月，TCL表示，它更倾向于一次性付款。随后，LG对其之前的要约做了小幅修改。但是，双方仍没有达成一致。

2021年1月，TCL提供了一笔保证金，涵盖了自2016年以来在德国的销售（包括搭载了高通芯片组的设备），并为以往的销售开设了担保账户。

在本判决 [1] 中，法院支持了LG的权利主张，并对TCL下达了禁令。
 

B.法院的论理

法院认为，涉案专利是有效的，并遭受了侵权。 [2]

法院进一步认为，LG所主张的禁令救济是可执行的。 [3] 在提起本案诉讼之前，LG已经充分履行了通知TCL关于标准必要专利侵权的义务，并且向TCL提供了符合FRAND的要约。 [4] 相反，TCL没有适当表达从LG获得FRAND许可的意愿。 [5]
 

侵权通知

法院认为，LG于2016年3月向TCL发出的第一封信函（或最后于2018年3月提出的许可要约），已经表明LG在启动诉讼程序之前充分通知了TCL关于其侵犯涉案标准必要专利权的情况。 [6]

2016年3月的信函送达地址是TCL集团的母公司（而不是本诉讼中被起诉的单独的关联公司），这一事实并无负面影响 [7] 。根据法院的观点，向母公司送达这类信函符合FRAND谈判中的通常做法。 [7]

此外，针对2016年3月的信函中没有说明涉案专利的专利号，而只包含相应的专利申请号这一事实，法院不认为其存在问题。 [8] 法院指出，通过在欧洲专利局的相关数据库中进行搜索，TCL应当能够识别出涉案专利已经被授权和公布。 [8] 考虑到这一点，法院强调，标准必要专利持有人没有义务定期更新其专利组合中包含的各个专利的清单。 [8]
 

获得许可的意愿

根据法院的观点，TCL没有适当表达其获得FRAND许可的意愿。 [9] 实施人必须“清楚且明确地”以及“严肃且无条件地”声明其愿意基于FRAND条款与标准必要专利持有人签订许可协议，并在之后以“目标导向”的方式参与谈判。[10] 相比之下，在回应侵权通知时，仅仅表明愿意考虑签署许可协议，或仅就是否以及在何种条件下获得许可的问题进行谈判，不足以证明实施人的上述意愿。 [10]

在对意愿进行评估时应考虑到所有情况，尤其是实施人的行为。 [11] 特别是，法院必须审查实施人的行为是否‘合理地促进谈判’。 [12]

在法院看来，谈判的时机是一个重要因素：实施人通常被要求及时做出反应；如果它在较长的时间内没有表达获得FRAND许可的兴趣，那么实施人必须付出‘额外的努力’。 [13] 在特殊情况下，实施人“无意愿参与”谈判具备正当理由，例如，当标准必要专利持有人本身不以达成目标为导向参与讨论时（如不分享有关其许可实践的信息）。 [14] 如果标准必要专利持有人已经发出了许可要约，实施人应该迅速提出任何疑虑，而不是将潜在的反对意见保留下来，以便在随后的诉讼中使用。 [12]

此外，在评估获得专利许可的意愿时也应考虑实施人的反要约。法院认为，实施人在收到标准必要专利持有人提供的许可要约和充足的信息后，仍提出不符合FRAND的反要约，通常表明它没有意愿达成符合FRAND的解决方案。 [12] 当实施人坚持其反要约并拒绝任何改进时，同样的推定也适用。 [12]

在此背景下，法院认为，从整体上看，TCL没有充分推动与LG的谈判。 [15] 法院指出，TCL没有努力阐明高通许可是否以及在何种程度导致LG的专利权（部分）用尽 [16] 。TCL在2020年6月（LG于2016年3月首次与TCL联系后大约4年）第一次提到高通许可，并在2020年11月的待审期间才再次提起。TCL还在之后拒绝了LG提出的进一步阐述这一问题的几次提议。根据法院的观点，TCL应该更早地以更透明的方式设法解决这个问题，尤其是考虑到高通协议的措辞很难支持TCL关于专利权用尽的理论。 [17]

法院还认为，TCL在没有处理LG在本案提供的信息的情况下多次改变意见（尤其是关于其倾向的许可费计算模式），这是拖延战术的表现。 [18] 拖延战术的另一个表现是，TCL通常根据正在进行的侵权诉讼的发展调整将其在谈判中的行为（例如，TCL在立案通知送达后才第一次与LG联系，并在诉讼的口头听证会前不久提出了反要约）。 [19] 法院还注意到，TCL花费了近四个月的时间才与LG签署保密协议，然而考虑到当时TCL已经将与LG谈判的开始时间推迟了数年之久，它应该付出更多的努力来促进谈判。 [20]

此外，法院认为，TCL向LG提出的不符合FRAND的反要约进一步表明了TCL没有充分参与许可谈判的事实。 [21] 根据法院的观点，TCL的反要约是不符合FRAND条款的，因为高通许可是否导致LG的专利权（部分）用尽这个“商业关键”问题被搁置而留待双方后续谈判或在法庭程序中解决。 [22]

法院强调，符合FRAND的许可费原则上是一个范围；在不同领域以及随着时间推移，FRAND条款下的费用可能不同，应当根据个案情况由当事人基于诚实信用原则在双边谈判中确定。 [23]

法院认为，在反要约中对于有争议的，‘严重影响’应付许可费的问题不作回答，通常是不合适的。 [24] 通过在此基础上签署许可协议，实施人能够合法使用专利（并因此不再面临禁令的风险），同时保留暂不支付部分许可费的权利，直到有争议的问题在未来的谈判或法庭程序中得到解决。 [24] 这样的反要约类似于《德国民法典》第315条规定的要约，根据法院的观点，这也不足以推定实施人具有签订符合FRAND的许可协议的意愿。 [25] 对此法院指出，在华为诉中兴案 [26] 中，欧盟法院要求实施人做出“具体的反要约”，这意味着反要约中必须包含具体的专利许可费，或者该许可费能够被及时确定。 [27]

在本案中，TCL保留了将一部分手机排除在以往销售的许可费计算之外的权利，即在高通许可到期前售出的搭载高通公司芯片组的手机。从LG的角度，TCL准备支付的专利许可费的计算中是否考虑了上述部分手机，这个关键问题并未解决。根据法院的观点，这个问题很重要，因为搭载高通公司芯片组的手机在TCL的整体销售中占相当的份额，排除这部分手机可能会导致最终支付的许可费数额大幅减少。 [28]
 

标准必要专利持有人的要约

法院进一步认定，TCL不具备获得FRAND许可的意愿，LG对此不负责任；相反，LG已经履行了其所有的作为义务。 [29] 法院指出，特别是LG已经向TCL提出了多个符合FRAND条款的许可要约，并且还准备为了TCL的利益调整其要约。 [29]

法院认为，LG建议的许可费计算模式（特别是在其最终的要约中）得出的总许可费在无线电信领域普遍接受的范围内。 [30] 此外，尽管LG尚未在市场上形成一个标准的许可方案，但其已经按照向TCL提供的条件与其他实施人签订了两份许可协议，法院认可上述条件不存在“明显不符合FRAND条款”的情形。 [31]
 

提供保证金

在认定TCL是作为不具有许可意愿的被许可人采取行动后，法院既没有审查TCL提供的担保金数额（仅涵盖过去在德国的销售）是否足够，也没有审查这一付款是否过迟。 [32]
 

• [1] LG v TCL, District Court of Mannheim, 2 March 2021, Case-No. 2 O 131/19 (引自GRUR-RS 2021, 6244)。
• [2] 同上注，段49至104。
• [3] 同上注，段111及以下。
• [4] 同上注，段117和段158及以下。
• [5] 同上注，段117。
• [6] 同上注，段118。
• [7] 同上注，段121。
• [8] 同上注，段122。
• [9] 同上注，段123及以下。
• [10] 同上注，段124。
• [11] 同上注，段125。
• [12] 同上注，段126。
• [13] 同上注，段127。
• [14] 同上注，段128。
• [15] 同上注，段129-130和段142及以下。
• [16] 同上注，段144及以下。
• [17] 同上注，段147。法院认为，高通许可并没有导致LG在本案中的专利权用尽，见段95至104。
• [18] 同上注，段152及以下。
• [19] 同上注，段154。
• [20] 同上注，段155。
• [21] 同上注，段129及以下。
• [22] 同上注，段130。
• [23] 同上注，段132。
• [24] 同上注，段133。
• [25] 同上注，段134。根据《德国民法典》第315条，专利权人可以被授予单方面决定许可费用的权利。但是，实施人保留在法庭上质疑这种决定的权利。应付许可费的最终数额最终将由法院在缔结许可协议后的审判中决定。
• [26] Huawei v ZTE, Court of Justice of the EU, judgment dated 16 July 2015, Case No. C-170/13。
• [27] LG v TCL, District Court of Mannheim, 2 March 2021, Case-No. 2 O 131/19, 段133。
• [28] 同上注，段136及以下。
• [29] 同上注，段157。
• [30] 同上注，段160。
• [31] 同上注，段161。
• [32] 同上注，段156。