无线星球诉华为，[2017] EWHC 711 (Pat)

2017年04月5日 - 案号: HP-2014-000005

http://caselaw.4ipcouncil.com/cn/english-court-decisions/2017-ewhc-711-pat

A. 事实

原告是一家在电信行业提供专利技术许可的公司。本案中的系争专利（EP (UK) 2 229 744、EP (UK) 2 119 287、EP (UK) 2 485 514、EP (UK) 1 230 818、EP (UK) 1 105 991、EP (UK) 0 989 712）与电信网络编码和程序有关。 [1] 其中大多数是原告于2013年从一家大型电信公司获得的大型专利组合的一部分。 [2] 2014年，原告根据欧洲电信标准协会（ETSI）的知识产权政策作出承诺，表示愿意按照公平、合理、无歧视（FRAND）条款授予许可。与这些专利的有效性、专利侵权和必要性有关的技术审查共有五项。本摘要重点介绍非技术性审查中涉及竞争法、FRAND条款、禁令救济和过往侵权行为损害赔偿的问题。 [3]

2014年4月，原告向被告，一家大型国际智能手机制造商，提出公开要约，旨在就原告的整体全球专利组合（包括标准必要专利和非标准必要专利）授予许可。被告拒绝了这一要约，认为其不存在专利侵权行为，这些专利不具有必要性，并且是无效的。被告还辩称，该要约不符合FRAND条款，因此构成了《欧洲联盟运作条约》第102条定义的滥用市场支配地位的行为。2014年7月，原告又提出一项仅限于原告的标准必要专利的要约。被告再次拒绝，并辩称许可条件不符合FRAND条款。 [4]

2015年6月，双方都提出了进一步的要约。这些要约是法院指示的结果。原告提出全球范围的专利组合许可，而被告则希望将地域范围限制在英国。 [5]

2016年8月至10月期间，双方交换了进一步的要约，但仍没有达成协议。 [6]

专利法院（Birrs J法官）认为，原告虽然处于支配地位，但并未滥用这种地位。 [7]

被告不准备在FRAND条件下接受许可，而原告也没有违反竞争法。因此，法院认为，应该颁发限制专利侵权的最终禁令。2017年6月7日，针对专利侵权（专利号：EP (UK) 2 229 744和EP (UK) 1 230 818）的禁令被颁发。 [8]
 

B. 法院的论理

1. 市场支配力

法院将用于评估支配地位的相关市场定义为单独许可每个标准必要专利的不同市场。 [9]

欧洲判例法表明，拥有标准必要专利可以作为存在支配地位的推定，但这一推定是可反驳的。 [10] 原告对此的辩护立场是不承认其支配地位，而不是对此进行否定并提出相反的支持案例。法院认为，这不足以反驳该推定。特别是，原告关于抵消性买方力量的论点不能令人信服，因为这一论点没有得到适当的经济分析的支持。 [11]
 

2. 标准必要专利所有人的许可要约

a. 作为概念性基础的FRAND承诺

法院指出，FRAND承诺也适用于标准必要专利所有人不处于支配地位的情况。法院认为，FRAND承诺是对标准必要专利所有人的市场支配力的一种实际限制。 [12]

标准必要专利所有人的ETSI承诺也是确定FRAND条款下许可费率的出发点。法院详细讨论的问题是， [13]

这样的承诺是否构成合同，以及该合同是否可以使第三方受益。法院承认，这种承诺的法律效力，特别是其可执行性，在法国法律下仍是有争议的。 [14] 然而，法院的理由是，FRAND承诺是技术标准化的一个重要方面。标准必要专利的持有者并不被强制要求作出FRAND承诺。但如果其作出该承诺，则出于公共利益，该承诺将是可执行且不可撤回的。 [14]

法院采用了一种程序性方法解释FRAND条款。它强调，FRAND描述的不仅是一系列许可条款，而且还描述了商定这一系列条款的过程。 [15]

其同时适用于标准必要专利持有人和实施人/被告。特别是，这种方法允许双方在开始时提出留有谈判余地的要约。另一方面，提出极端的要约和采取不妥协的态度，损害了公平、合理和无歧视的谈判，是不符合FRAND条款的行为。 [16] 这种方法也意味着标准必要专利所有人有义务提出符合FRAND的要约并在FRAND条款下签订许可协议。 [17]
 

b. “真正的FRAND费率”

法院认为，在给定的情况下，只有唯一一组条款能满足FRAND条件（“真正的FRAND费率”）。 [18] 这就解决了所谓的Vringo难题， [19] 即如果符合FRAND的费率是一个范围，就会有两种不同但都符合FRAND的要约。因此，无论法院批准或不批准禁令，对被指控的侵权人和标准必要专利持有人中的一方都是不公平的。 [20]

法院认为，真正的FRAND费率计算方法不会引起竞争法下的问题。从理论上讲，如果只有一组条款真正符合FRAND，而FRAND也代表了《欧洲联盟运作条约》第102条定义的滥用行为和非滥用行为之间的界限，那么每一项已商定的标准必要专利许可都将面临滥用市场支配力的严重风险。 [21] 然而，根据法院的观点，遵守FRAND条款和遵守《欧洲联盟运作条约》第102条并不一样。（法院指出，欧盟法院在华为裁定中似乎将提出符合FRAND条款的要约的义务等同于遵守《欧洲联盟运作条约》第102条。） [22]

由于《欧洲联盟运作条约》第102条谴责的是过高的定价， [23]

因此，即使专利权许可费率比真正的FRAND费率高一些，仍可能不违反竞争法。反之，判定一个行为违反竞争法时，费率不是真正的FRAND费率是必要不充分条件。 [23]
 

c. 歧视

法院认为，正确的做法是以一个全球费率为基准，然后酌情调整这一费率。 [24]

法院区分了两种歧视的概念。首先，非歧视的“一般”概念针对的是用于得出上述基准的FRAND整体评估。 [25]

它基于专利组合的内在价值，与被许可人无关。法院认为，这个基准应该适用于所有寻求同类许可的被许可人。 [26]

其次，“硬性”非歧视义务考虑了潜在被许可人的特性， [25] 是一个可用于调整许可条款的不同的概念。然而，法院认为，FRAND承诺并没有引入这样一个硬性的非歧视概念。 [27] 如果与法院的观点相反，FRAND承诺确实包含硬性的非歧视，那么只有当差异会扭曲两个被许可人之间的竞争时，被许可人才有权获得低于另一个被许可人的费率（即FRAND承诺中产生的具体非歧视义务）。 [26]
 

d. 许可的地域范围

法院认为，被告提出的仅限于英国的许可要约不符合FRAND条款。根据法院的观点，对于像移动通信设备这样跨国界销售的商品来说，逐国许可是低效的。 [28]

就许多不同的许可进行谈判，然后追踪大量不同的许可费计算和支付，同样是低效的。在可以避免的情况下，没有任何一个理性的企业会采取这种做法。 [28]

审判中引用的绝大部分许可都是全球范围许可，这一事实即说明了这一观点。 [29] 此外，业界普遍认为，评估的对象通常是整个专利家族而不是家族中的单个专利。在家族基础上评估专利组合，不可避免地涉及到将一个司法管辖区的专利与另一个司法管辖区的专利搭配起来。 [30]

因此，法院认为，全球范围许可并不违反竞争法。既然有意愿且合情理的当事人会就全球范围许可达成一致，被告坚持要求仅限于英国的许可并不符合FRAND条款。 [31]
 

C. 其他重要问题

1. 可比协议和合理的总许可费率

法院认为，为了确定许可费率，各方提交的证据将是相关的，包括本行业中的谈判实际情况的证据。 [32] 其他自由谈判形成的许可协议可以作为与之进行比较的对象。 [33] 确定许可费率也可以应用自上而下的方法 [34] ，这种方法通过确定专利权人在相关标准必要专利中的份额并将其份额的占比应用于整个标准的总许可费率来确定费率，但是法院认为将这种方法用作交叉核查可能更有意义。 [35] 将其他法院确定的专利许可费率作为具有说服力的先例可能是有用的。但是，法院认为，有约束力的仲裁中确定的许可费率对当事人通常实际支付的费用不会产生很大的影响。 [36] 许可协议必须满足某些标准才具有可参照的意义。 [37] 首先，许可人是原告。其次，许可协议是最近达成的。然而，被许可人不一定必须是被告或具有可比性的公司，因为不同的市场参与者有不同的议价能力，这反映在谈判中和由此产生的许可费率上。 [37] 最后，法院确认，基于手机价格确定专利许可费是适当的，并暗示了合理的总专利许可费率为手机价格的8.8%。法院认为8.8%的费率合理的，原因之一是任何一方案件中暗示的费率都更高（10.4%和13.3%）。 [38]
 

2. 源自华为诉中兴案中的原则

法院还对关于华为诉中兴裁定的解释进行了汇编性概述。 [39] 在法院看来，“具有按照FRAND条款签订许可的意愿”是指一般情况下的意愿。需要具体的提议的事实并不意味着要考察这些提议是否真正符合FRAND条款。如果专利权人遵守欧盟法院规定的程序，那么申请禁令就不属于第102条定义的滥用。但是，即使给予了充分的通知，申请禁令也可能构成滥用，因为仅遵守程序并不意味着专利权人可以免于惩罚。换言之，可能还存在其他方面的原因使得该申请禁令的行为属于滥用。相反，在没有事先通知的情况下申请禁令必然是滥用行为。

重要的是，法院认为，本案的法律情形在一个关键方面与欧盟法院所假定的情形不同。无论第102条如何规定，

FRAND承诺都可以被有效执行。被告不需要依据《欧洲联盟运作条约》第102条针对禁令申请进行辩护。
 

• [1] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711（Pat），段2。
• [2] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段54及以下。
• [3] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711（Pat），段3。
• [4] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat)，段5。
• [5] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段7至8。
• [6] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段11至14。
• [7] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段807。
• [8] Unwired Planet v Huawei, EWHC 1304 (Pat)。
• [9] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段631。
• [10] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段634。
• [11] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段636至646。
• [12] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段656。
• [13] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段108至145。
• [14] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段146。
• [15] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段162。
• [16] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段163。
• [17] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段159。
• [18] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段164。
• [19] 见Vringo v ZTE [2013] EWHC 1591 (Pat) 和 [2015] EWHC 214 (Pat)。
• [20] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段158。
• [21] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段152。
• [22] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段154段：由于《欧洲联盟运作条约》第102条谴责的是过高的定价。Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段153。使专利权许可费率比真正的FRAND费率高一些，仍可能不违反竞争法。反之，判定一个行为违反竞争法时，费率不是真正的FRAND费率是必要不充分条件。Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段153。
• [23] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段153。
• [24] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段176。
• [25] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段 177。
• [26] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段 503。
• [27] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段 501。
• [28] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段544。
• [29] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段534。
• [30] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段546。
• [31] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段572。
• [32] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段171。
• [33] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段170。
• [34] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段178。
• [35] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段806 (10) 。
• [36] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段 171。
• [37] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段175。
• [38] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段476。
• [39] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), 段744。