IP Bridge対Huawei、ミュンヘン第一地方裁判所

2021年06月24日 - 事件番号: 7 O 36/21

http://caselaw.4ipcouncil.com/jp/german-court-decisions/lg-munich-district-court/ip-bridgedui-huawei

権利侵害通知ワールドワイド（ポートフォリオ）ライセンス SEP保有者及び被疑侵害者の義務（ファーウェイの義務）ファーウェイフレームワーク意思外国訴訟差止命令外国訴訟差止命令に対する差止命令予備的差止命令 FRAND紛争の管轄権 FRAND決定ロイヤリティの計算 Non-practising entity

A. 事実

原告であるIP Bridgeは、欧州電気通信標準化機構（ETSI）が開発した各種無線通信規格の実施に必須である（と見込まれる）と宣言された特許（標準必須特許、SEP）ポートフォリオを保有する日本の不実施主体である。ETSIは特許保有者に対し、公平、合理的、かつ非差別的（FRAND）な条件でSEPを規格利用者に提供することを誓約するよう求めている。

被告は、中国に本社を置く世界的な通信・電子企業グループであるHuaweiグループの親会社及びドイツの関係会社である（Huawei）。

両当事者は2015年からライセンス交渉を行ってきた。この期間において、IP BridgeはHuaweiに何度かオファーを出したが、合意には至らなかった。

2020年12月18日、当事者間のビデオ会議において、IP Bridgeは、ドイツの裁判所が、自社のポートフォリオに含まれる特許の有効性と、Huaweiに提案した条件に極めて近いライセンス提供申出のFRAND適合性の双方を認め、結果として、未許諾の実施者に対する差止めを認定したことを指摘した。一方、Huaweiは、デュッセルドルフ地方裁判所が出した差止命令に対し、とりわけ、中国最高人民法院がいわゆる「反強制差止命令」（AEI）を出した事例を紹介した。このAEIは、Huaweiを訴えたSEP保有者に対し、そのポートフォリオに含まれる中国特許のFRAND料率の決定に関する中国で係争中の裁判手続を優先し、デュッセルドルフの差止命令実行を差し控えるよう罰則付きで命じたものである。

2021年1月8日、IP BridgeはHuaweiに対し、ドイツでの特許に基づきミュンヘン第一地方裁判所（本裁判所）にて侵害訴訟を提起した（ドイツ侵害訴訟）。また、ドイツのマンハイム地方裁判所及び英国高等法院にも侵害訴訟が提起された（英国高等法院に定期されたものを「英国訴訟」という）。

IP Bridgeは、侵害訴訟とともに、ミュンヘンにおいて、いわゆる「訴訟差止命令に対する差止命令(anti-anti-suit injunction)」（AASI）も申し立てた。IP Bridgeは、本裁判所に対し、Huaweiが中国において「訴訟差止命令」（ASI）及び／又はAEIの申請を差し控えること、及び既に申請している場合は、当該申請を取り下げることを命令するよう要請した。

2021年1月11日、本裁判所はHuaweiの事前聴取を行うことなくAASI（ミュンヘンAASI）を発出した。Huaweiはこの命令に対し異議を申し立てた。

2021年3月5日、Huaweiは中国の広州でIP Bridgeを相手取り、IP BridgeのSEPポートフォリオに関し、中国のみを対象とするライセンス契約に適用されるFRANDロイヤルティ料率の決定を裁判所に求める訴訟を起こした（中国FRAND訴訟）。

2021年3月19日、IP Bridgeは、英国で係争中の並行訴訟において、Huaweiに対し、中国におけるASIの申立てを控えることを宣言するよう求めた。Huaweiはそのような宣言をしなかったが、本裁判所が2021年6月に本判決を下すまで、中国においてIP Bridgeに対するASIの申立てを行わなかった。

本裁判所はHuaweiの異議申立てを棄却し、ミュンヘンAASIを認容した。[01] (引用 https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2021-N-17662?hl=true)

B. 判決理由

本裁判所はAASIの形態による差止仮処分の請求とその十分な理由を認めた。 [02]

差止仮処分の請求

本裁判所は、ドイツにおける特許侵害に対する差止命令による救済請求の阻止を目的とした（中国又は米国における）ASI又はAEIの申請、起訴及び執行は、不法行為法（特にドイツ民事法典第823条第1節）の観点から特許保有者の「財産的法的地位」を損なうものだと説明した[03]。したがって、特許保有者は、現在の不正な攻撃を回避するために必要な行動は違法ではないとするドイツ民事法典第227条に従い、自衛のための権利を行使することができる[04]。

財産権の保護を目的とした（暫定）措置の前提条件は、「先行侵害のリスク」の存在である。本裁判所は、原則として、主に以下のような場合にAASIの認定を正当化できる「先行侵害のリスク」があるものと想定すると述べた。

実施者がASIを申し立てると脅している場合。
実施者がASIの申立てを行った場合。
実施者が、原則としてASIの申立てが可能な法域において、ライセンスの付与又は合理的な国際ロイヤルティ料率の決定を求める（通常の）訴訟を提起した、又は提起すると脅しているある場合。
実施者が別の特許保有者に対してASIの申立てを行っている、又は申し立てると脅しており、今後ドイツで裁判上の保護を求める特許保有者に対してもそのような行動を取らないという示唆がない場合。
実施者が特許保有者が設定した短い期限内（例えば侵害に関する最初の通知で設定された期間内）にASIの申立てを差し控えることを書面で宣言しなかった場合[05]。

本裁判所は、上記は例示で、他にもAASIを認める十分な理由になり得る状況が存在すると明言した[06]。

本裁判所の見解では、ASIの脅しがあるとき既に「先行侵害のリスク」の存在を認識することが、この状況で「効果的な法的保護」を受けるために必要であるとしている[07]。さもなければ、欧州連合司法裁判所（CJEU）がHuawei対ZTE[08]で示した交渉プロセスは修正される必要がある[09]。特に、SEP保有者に対し、裁判を起こす前に侵害について実施者に通知する義務を負わせるべきではなくなるからである [10]。特許保有者は侵害通知をすることにより、自らがASIの対象となる。ASI が認められれば、多くの場合、特許保有者は、ライセンスを取得する意思のない実施者に対しても、差止命令による救済の権利を行使することが事実上できなくなる[11]。本裁判所によれば、このような結果は EU知的財産権執行指令（第9-11条）[12]]と CJEU の判例の双方と矛盾するものである[13]。

さらに、本裁判所は、Huawei対ZTE事件でCJEUが想定した対等な立場でのバランスのとれた交渉は、両当事者が法律上の救済を平等に受けられる場合にのみ確保されうると指摘した。実施者が特許の有効性に異議を唱えることができる能力は、特許保有者が法廷で特許権を主張する能力と同等でなければならない[14]。ASIにより特許侵害に対する裁判上の主張が排除された場合、もはや同等とは言えない[14]。本裁判所は、ASIが、EU法（EU基本権憲章第47条第1項）及びドイツ連邦共和国基本法に規定されている、特許保有者が裁判所に申し立てる権利を直接侵害するものであると指摘している[14]。

このような背景から、本裁判所は、本件では「先行侵害のリスク」が認められると判断した[15]。

第一に、本裁判所は、デュッセルドルフ地方裁判所により認められた差止命令を第三者ライセンサーが行使することを阻止する、中国でHuaweiが以前に認定を受けたAEIに言及している[16]。本裁判所によれば、この事実は、ドイツにおける差止命令による救済の請求に対して、Huaweiが対抗策を講じる意思があることを明らかにしたものであり、したがって、上記の意味での「先行侵害のリスク」を立証するものであった[17]。審理の間、Huaweiの代表者は、そのような対抗策はHuaweiの権利と利益を保護するために「合理的かつ必要」な場合のみ検討されると述べたが、それは本裁判所に先行侵害のリスクがないと確信させるものではなかった[17]。この点に関して、本裁判所は、AEIはASIとは侵害訴訟の段階が異なるだけで、同じ目的を持ったものであるため、ASIと同様に扱われるべきとした（AEIは裁判の終了後に適用するものであるが、ASIは、係争中又は将来の裁判に影響を及ぼす）[18]。さらに、AEIは侵害と差止命令による救済に関する請求の双方を認めた裁判に対するものであるため、ASIよりもさらに強い形で、SEP保有者が司法手続に訴える権利を損なうものである[18]。

第二に、本裁判所は、2020年12月18日のビデオ会議中に前述の中国AEIについて言及することにより、Huaweiが中国でASIの申し立てを行う可能性について言及し、「先行侵害のリスク」を確立したと判断した[18]。本裁判所は、（客観的な立場に基づき）Huaweiの当該発言から、IP Bridgeに対して（先制的な場合を含む）方策を講じる用意があることを「疑いなく」見出すことができるとした。本裁判所の見解では、交渉において、個別事例に適していないと考えられる利用可能な手続的手段に言及することに意味を見出すことはできない[19]。

第三に、本裁判所は、HuaweiがASIの申立てを控えると宣言することによる「先行侵害のリスク」排除は行われなかったと指摘した[20]。IP Bridgeは、遅くとも2021年1月にミュンヘンAASIが送達された後、Huaweiが中国で以前に取得したAEIについて言及したことをIP Bridgeが今後の兆候ととらえたと十分（Huaweiは）認識できたはずであるが、Huaweiはかかる宣言を行わなかった[20]。さらに言えば、Huaweiは、英国の手続の過程で2021年3月にIP Bridgeから当該宣言を求められた後でも、かかる宣言を行わなかった[21]。

第四に、本件の全体的な状況を考慮した結果、本裁判所は、2021年3月に中国のFRAND訴訟が開始されたことも、「先行侵害のリスク」を立証するものであると判断した[22]。中国におけるFRAND訴訟はグローバルなFRAND料率の決定を伴わず、中国の特許のみを対象とするライセンスの料率決定に限定されているが、このことは状況を変えるものではない。中国の法律の下で、ASI（又はAEI）は、中国の裁判所がグローバル料率の決定を求められる場合のみならず、中国のための料率を決定する場合にも利用できることを本裁判所は強調した[23]。[1398] その例として、本裁判所は、デュッセルドルフの差止命令に対してHuaweiが認定を受けたAEIを挙げている[23]。

最後に、本裁判所は、ドイツの侵害訴訟でIP Bridgeが主張した特許が間もなく失効する（2021年9月7日）という事実は、特にミュンヘンAASIがIP BridgeのSEPポートフォリオ全体を対象とするものであるため、本件における「先行侵害のリスク」を排除するものではないと付言した[24]。

差止仮処分の根拠

本裁判所は、上記事項を述べた上で、IP Bridgeに対してはAASIも認定される十分な根拠があると判断した[25]。

本裁判所は、（AASIといった）暫定措置に必要な緊急性が本件には存在するとの所見を述べた[26]。IP Bridgeは2021年1月8日にAASIの申し立てを行ったが、これはHuaweiがASIの可能性を明確にした瞬間（2020年12月18日のビデオ会議）から1か月以内とされる期限内に行われた。（第69節及び第71節）。ミュンヘンの裁判所は、原則として、特許に関する仮処分申請は、特許保有者がASI申請又はその脅しを「確実に知った」時点から始まる1か月の期限内に行わなければならないとしている（第64-68節参照）。

さらに、本裁判所は、ドイツにおける通常の（本案の）裁判手続において潜在的な中国ASIから自己を防護するようIP Bridgeに求めることは合理的ではないため、暫定措置が正当化されると説明した[27]。差止命令による救済を受ける権利は、特許権のような排他的権利の「本質的特徴」であり、侵害に対する「最も鋭利な武器」である。実際のところ、特許保有者が裁判によってその権利を行使する可能性を否定されるとすれば、特許は事実上「無価値」となる[27]。差止命令は特許について限られた期間にしか利用できないため、ASI に対する通常の訴訟では、特許保有者の権利を十分に確保することはできない。特許保有者は、裁判所の第一審判決まで差止命令による救済を受ける権利を事実上奪われることになるのである[27]。

利益のバランス

さらに、本裁判所は、AASIの下で法的地位の保護を受けるというIP Bridgeの利益は、中国の法律の下で認められる可能性が高い手続の利用というHuaweiの利益を上回ると説明した[28]。

ミュンヘンAASIの認定はIP Bridgeにとって有益なものであった。中国ASIは公共の秩序に反するためドイツでは強制力を持たないと考えられるが、中国で制裁が課される脅威は、ドイツにおけるIP Bridgeの特許権行使を予見不能な期間にわたり事実上妨げ、司法に訴える権利を著しく制限することになると考えられるからである[29]。

その一方で、ミュンヘンAASIは、Huaweiによる中国でのFRAND訴訟提起を損なうものではない[30]。本裁判所によれば、ドイツでの侵害訴訟は、中国のFRAND訴訟で提起されたものと同じ事案（すなわち、中国のライセンスの FRAND料率の決定）の展開にはならない可能性が高い。ドイツの裁判所は、おそらく適切なグローバルのロイヤルティ料率（中国の料率を含む）の金額については検討しないと考えられる。なぜなら、Huaweiが実体的事項に関して提起したFRANDに基づく抗弁がドイツの裁判所で検討される可能性は非常に低いからである[30]。その理由は、中国でのASI申請の恐れを示すことによって、Huaweiは「意思のないライセンシー」として行動することになり、ドイツの侵害訴訟で申し立てられる可能性のあるFRANDに基づく抗弁が成功する見込みはほとんどないと考えられるからである [30]。

さらに、本裁判所は、中国のFRAND訴訟期間中にドイツでの侵害裁判を回避しようとするHuaweiの利益は保護に値しないとの見解を示した[31]。Huaweiは、自らの義務である知的財産権の状況を常に監視することも、生産を開始する前に必要なライセンスを取得することも行っていない。しかも、それを5年以上も拒否していたため、もはやIP Bridgeによる権利の主張をさらに遅らせることを期待することはできない[32]。

ASI及び実施者によるライセンス取得の意思

上記とは別に、本裁判所は、ASIの申立てをすると脅したり、実際にそのような申立てをしたりする実施者は、原則として、CJEUのHuawei対ZTE判決及びSisvel対Haier事件[33]におけるドイツ連邦司法裁判所の最近の判例法の意味における「ライセンスを取得する意思あるライセンシー」として扱うことはできないと明言した[33]。本裁判所によれば、真に FRANDライセンスを取得する意思のある実施者は、一般的に、過去及び現在継続中の侵害行為に関するもの（ASI の申立て等）を除き、SEP保有者の「財産的」権利を損なうような行為を差し控えるというものである[07]。

さらに、本裁判所は、SEPの侵害について通知を受けた実施者は、FRANDライセンスを取得する意思を十分に示すだけでなく、特許保有者に対してASIの申し立てを行わない旨を宣言することも要求されうるとの見解を示した [07]。

この意味において、本裁判所は、SEP保有者が実施者にグローバルポートフォリオライセンスを提供しようとする場合でも、将来起こりうるASIに対しSEP保有者が先制的対策を準備するよう期待することはできないと指摘している[11]。これは、ASIのリスクも影響も確実に予測することができない時点において、不均衡に高額な費用につながると考えられる[07]。

C. その他事項

本裁判所は、IP Bridgeは本件で法的手続を開始することにより正当な利益を有すると説明した[34]。ドイツの法律の下では、これはあらゆる裁判の前提条件であり、基本的に、主張された請求が被告によって満たされていない場合に認定されるものである。IP Bridgeが、原則として、中国で認定される可能性のあるASIに対し中国の裁判所でいわゆる「再審理手続」による異議を申し立てることができる立場にあるという事実は、当該事件についてドイツの裁判所で審理を受けるという正当な利益を排除するものではない[34]。本裁判所は、「再審理手続」については、特にそのような法的救済が認定される見込みについて信頼できる予測がほとんど存在しないため、ドイツにおけるIP Bridgeの「財産的」権利を十分に保護できないと判断した[34]。さらに、「再審理手続」については、特許保有者によってそのような手続が開始されたとしても、認定されたASIは引き続き有効であり、執行停止の効力を持たない[34]。

さらに、本裁判所は、中国におけるFRAND訴訟の係属は、法的救済におけるIP Bridgeの正当な利益を排除せず、ドイツの裁判所の審理を妨げるものではない（no lis pendens）と説明した[35]。ドイツの侵害訴訟と中国のFRAND訴訟の争点が異なることが理由である[36]。

また、本裁判所は、ミュンヘンAASIがドイツ法に基づく関連する1か月の期限内にHuaweiに送達されたことを確認した[37]。

[01] IP Bridge対Huawei、ミュンヘン第一地方裁判所、2021年6月24日付判決、事件番号:7 O 36/21。
[02] 同判決、第23節。
[03] 同判決、第32節、第25節も参照のこと。
[04] 同判決、第32節。
[05] 同判決、第34節及び第41節。
[06] 同判決、第34節。
[07] 同判決、第37節。
[08] Huawei対ZTE、欧州司法裁判所、2015年7月16日付判決、事件番号: C-170/13。
[09] IP Bridge対Huawei、ミュンヘン第一地方裁判所、2021年6月24日付判決、第38節。
[10] 同判決、第38節。
[11] 同判決、第40節。
[12] 知的財産権の行使に関する2004年4月29日付欧州議会及び理事会指令2004/48/EC (OJ L 157, 30.4.2004)。
[13] IP Bridge対Huawei、ミュンヘン第一地方裁判所、2021年6月24日付判決、第40節。
[14] 同判決、第39節。
[15] 同判決、第42節以下。
[16] 同判決、第43節以下。
[17] 同判決、第45節。
[18] 同判決、第43節。
[19] 同判決、第46節以下。
[20] 同判決、第48節及び第49節。
[21] 同判決、第52節。
[22] 同判決、第52節及び第56-57節。
[23] 同判決、第53節以下。
[24] 同判決、第53節。
[25] 同判決、第58節。第79節も参照のこと。
[26] 同判決、第63節以下。
[27] 同判決、第64節以下。
[28] 同判決、第69 and 71. ミュンヘンの裁判所は、原則として、特許に関する仮処分申請は、特許保有者がASI の申請又はかかる恐れを「確実に知った」ときから始まる 1ヶ月の期限内に行うよう求めている（第64-68節参照）。
[29] 同判決、第73節。
[30] 同判決、第74節以下。
[31] 同判決、第75節、第73節も参照のこと。
[32] 同判決、第76節。
[33] 同判決、第78節。
[34] Sisvel対Haier、Bundesgerichtshof 、2020年5月5日付判決、事件番号: KZR 36/17、及びSisvel対Haier II、Bundesgerichtshof、2020年11月24日付判決、事件番号: KZR 35/17。
[35] IP Bridge対Huawei、ミュンヘン第一地方裁判所、2021年6月24日付判決、第37節、第59節も参照のこと。
[36] 同判決、第27節以下。
[37] 同判決、第29節。