Unwired Planet v Huawei, UK Court of Appeal

2018年10月23日 - 事件番号: A3/2017/1784, [2018] EWCA Civ 2344

http://caselaw.4ipcouncil.com/jp/english-court-decisions/unwired-planet-v-huawei-uk-court-appeal

A. 事実

原告である Unwired Planet International Limited は、2G/GSM、3G/UMTS及び4G/LTE 無線通信規格の実施に不可欠な特許（標準必須特許もしくはSEP）の幅広いポートフォリオを保有している。被告であるHuawei Technologies Co. Ltd.及びHuawei Technologies (UK) Co. Ltd.は、上記規格に対応した携帯端末を全世界で製造・販売している。

2013年9月以降、原告は被告に数回連絡し、原告のSEP ポートフォリオに関するライセンスについての協議に参加するよう要請した [1] 。2014年3月、原告は英国の英国高等法院（高等法院）において、被告並びにSamsung及び Googleを自社の英国SEP5件の侵害で訴えた [2] 。原告はまた、ドイツで被告に対する並行侵害訴訟も提起した [3] 。

高等法院は、まず3回の技術審理を行うことにより、係争中のSEPのうち4件の有効性と必須性に焦点を当てた [4] 。これらの審理は2016年4月までに終了し、高等法院は、係争中のSEPのうち2件は有効かつ必須であるとした一方で、他の2件の特許は無効であると判断した [4] 。当事者は、さらなる技術審理を無期限に延期することに合意した [4] 。

2016年7月、Samsungは原告から、特に係争中のSEPを対象とするライセンスを取得した [5] [1473]。原告はまた、Googleとの侵害訴訟も和解した [6] 。

2016年末、原告と被告との間で係争中のSEPのライセンスに関する裁判が開始された。これらの訴訟の過程で、当事者は相互にライセンス供与の申し出を行った。しかし、両当事者は合意に達しなかった。被告は原告の英国の特許ポートフォリオに基づくライセンスを取得する意向を示したが、原告はワールドワイド・ライセンスを要求する権利があると主張したからである [7] 。

2017年4月、高等法院は、欧州電気通信標準化機構（ETSI）に対して原告が行った誓約に従い、高等法院が公正、合理的かつ非差別的（FRAND） [8] であると判断する特定の料金について原告とワールドワイド・ライセンス契約を締結するまで、被告に対する英国での差し止め命令を認めた [9] 。控訴係属中の期間において、高等法院は差止命令を停止した [10] 。

高等法院が判決を下した後間もなく、被告は中国で原告に対する訴訟手続を開始し、現在も係争中である [11] 。

本判決により、英国控訴院は高等法院の判決に対する被告の上訴を棄却した [12] 。
 

B. 判決理由

被告は、以下の3つの理由で高等法院の判決を不服とし控訴した。

1. ワールドワイド・ライセンスのみがFRANDであるとする高等法院の認定は間違っている。英国特許の侵害に関する国内での認定に基づき高等法院が設定した条件でそのようなライセンスを課すことは、原則として誤りである [13] 。

2. 高等法院による被告への提示は、原告がSamsungに付与したライセンスに反映された料率よりも高いため、原告のFRAND誓約に違反する差別的なものである [14] 。

3. 原告は差止命令による救済を受ける権利をもたない。原告は、以前の Huawei対ZTE事件 [15] (Huawei 判決)で欧州司法裁判所（CJEU）が定めた要件を満たすことなく被告に対する侵害訴訟を提起しているため、EU機能条約（TFEU）第102条に違反し市場での支配的な地位を濫用している [16] 。

注目すべきは、高等法院が被告による受入れを要求したワールドワイド・ライセンスに適用される料率についての決定が、訴訟当事者の誰からも異議を唱えられなかったことである [8] 。
 

1. ワールドワイド・ライセンス

控訴院は、実施者にワールドワイド・ライセンスを課すことは正しくないという被告の考えに同意しなかった。正しくない理由として被告は、外国地域に存在する特許に関する外国裁判の（間接的な）妨害に相当し、FRANDロイヤルティ料率について実質的に異なる評価方法の対象となり、したがって（特に中国とドイツにおける当事者間で進行中の訴訟について）異なる結果を導き得ると主張していた [17] 。

控訴院は、高等法院はワールドワイド・ライセンスを課すにあたり、外国のSEPに関する侵害や有効性の問題をもとに裁定を下したわけではなく、外国のSEPの侵害に対する適切な救済策を決定したわけでもないと説明した（特に、FRANDライセンスはライセンシーが外国のSEPの有効性や必須性に異議を唱えることを妨げるべきものではなく、ライセンスを必要としない非特許国での販売について規定すべきものであると明言しているからである） [18] [19] 。

さらに、高等法院は、ETSIに対する原告のFRAND誓約に従い原告が被告に提供することを義務付けられたライセンスの条件を決定したのみである [20] 。このような誓約は国際的な効力を有する [21] 。当該誓約は、特許保有者のすべての SEPについて、それが存続している地域に関係なく適用される。これは2つの理由から必要とされる。第一に、その機器が数多くの異なる司法管轄区域で販売及び使用される可能性がある実施者を保護するためである [22] 。第二に、SEP保有者が、実施者が自らの技術革新に「ただ乗り」するのを防止し、研究開発活動の実施と標準化プロセスへの関与に対して適切な報酬を確保できるようにするためである [23] 。

したがって、高等法院がワールドワイド・ライセンスがFRANDであると判断したことは間違いではなかった。逆に、ワールドワイド・ライセンス又は複数地域にわたるライセンスのみがFRANDとなるような状況もあり得る [24] 。ドイツの裁判所（Pioneer Acer [25] 及びSt. Lawrence対Vodafone [26] ）や、欧州委員会の2017年11月29日付のコミュニケーション [27] でも同様のアプローチが採用されていた [28] 。 そう述べた上で、控訴院は、SEP保有者が国ごとに特許ライセンスの交渉を行うことは「全く非現実的」 であり、SEPが存在するそれぞれの国で訴訟を行ってSEPを行使しようとすることは「法外な費用がかかる」可能性があると認めている [23] 。さらに、FRANDの観点から実施者が国ごとにライセンスを取得することのみを要求される場合、SEP 保有者に対して有効な差止命令による救済が与えられる見込みはなく、実施者は特定の国での活動に関するロイヤルティの支払いに同意することにより、自己の活動が侵害と認定された時点で差止命令を回避することができる [29] 。実施者にとっては、支払いを強制されるまで国ごとにホールドアウトするインセンティブが存在することになる [29] 。

このトピックに関する議論において、控訴院は、あらゆる状況において真のFRAND条件は1つしか存在しないという高等法院の見解には同意しなかった。しかしながら、控訴院は、高等法院による（控訴院とは逆の）仮定が控訴院の判決に重大な影響を与えるとは考えていない [30] 。

控訴院は、公正かつ合理的に行動する2つの当事者が、同じく公正かつ合理的に行動し同じ状況に直面している他の2つの当事者と全く同じライセンス条件に必ず到達すると示唆することは「非現実的」であるという見解を示した [31] 。現実には、特定の状況下で複数の条件が全て公正かつ合理的である場合も存在する [31] 。このため、真のFRAND条件が1つしか存在しないか否かは、現実の問題というよりは「理論上の問題」である [32] 。当事者が合意に至らない場合、ライセンス条件の決定を求められる裁判所（又は仲裁廷）は、通常の場合、一組の条件をFRANDと宣言することになる。その場合、SEP保有者は、当該特定条件を実施者に提示しなければならない。その一方で、裁判所が2つの異なる条件をFRANDと認定した場合、SEP保有者は、どちらかを実施者に提示すれば、ETSIに対するFRAND誓約を果たすことになる [32] 。

さらに、控訴院は、ワールドワイド・ライセンスを課すことは公共政策に反しており不均衡なものであるという被告の主張を退けた [33] 。被告は特に、このアプローチは特許の過剰な宣言を助長し [34] 、比例的な特許侵害救済を求める知的財産権の行使に関する指令2004/48/EC [35] の精神に適合していないと主張していた [36] 。

控訴院は過剰宣言の慣行の存在を認識し、それが問題であることを認めたが、これによって幅広いポートフォリオを有するSEP保有者がロイヤルティの回収を求める地域ごとに「ありえないほど高額な」費用を伴う訴訟を提起した場合、このSEP保有者への「非難」を正当化することはできないと判断した [37] 。また、被告は高等法院が決定した条件でライセンスを取得することで差止命令を回避するという選択肢を持っていたため、高等法院が取ったアプローチに不均衡な点はなかったと判断している [38] 。
 

2. 非差別性

控訴院は、ETSIに対し原告が行ったFRAND誓約の無差別的要素により、原告はSamsungに付与されたライセンスに設定された料率と同じ料率を被告に提供する義務を負う [14] 、という被告の主張を退けた [39] 。

控訴院は、原告と被告との取引は原告がSamsungに付与したライセンスの内容と同等であるため、SEP保有者の差別禁止義務は原則として本件でも満たされていることを明確にした [40] 。控訴院の見解では、2つの取引が同等であるかどうかを判断する場合、まず取引自体に焦点を当てる必要がある。これまでのところ、取引が行われた状況、特に当事者の財務状況 [41] や市場の状況（原材料の費用など）といった経済的状況の違いによって、もともとは同一の2つの取引が非同等（したがって、特許保有者は非差別という義務から解放される）となることはない。このような状況の違いは、対応の違いを正当化する客観的な理由にしかなり得ない [42] 。

SEP保有者の当該義務の具体的な内容を考慮し、控訴院は、SEP保有者のFRAND誓約における無差別的要素は、いわゆる「厳格な（hard-edged）」な要素（同じような状況にある実施者には同じ料率を提供しなければならないという義務を特許保有者に課すもの）を意味しないという高等法院の判断に同意した [43] 。これは「過度に厳格」なアプローチであり、SEP保有者への公正なリターンと技術への普遍的なアクセスとの間のバランスを欠いているとの主張である [44] 。このアプローチは、発明の使用について、ライセンス技術の価値を反映しない水準の対価を受け入れることをSEP保有者に強制するものであり、従って規格の技術的発展にとって有害となる可能性がある [44] 。

さらに、「厳格な」非差別的アプローチは、結果としてFRAND誓約に「最恵待遇ライセンシー」条項を挿入することになりかねないため、却下されるべきである。控訴院の見解では、産業界では、そのような条項をFRAND誓約の全体的な目的と矛盾するものと見なす可能性が高いと思われる [45] 。

逆に、控訴院は、高等法院が「一般的な」非差別的アプローチと述べた考え方に従った [46] 。FRAND誓約の下、SEP保有者はその特許の公正な評価を反映する「ベンチマーク」料率より高い料率を確保することはできないが、より低い料率でライセンスを付与することは妨げられない [46] 。ベンチマーク料率の決定については、SEP 保有者が第三者に付与した先行ライセンスが「最良の比較対象」 となる可能性が高い [47] 。

控訴院は、「一般的な」アプローチの下では、SEP保有者が自己の特許が有する価値以上のものを要求することで規格の実施を「ホールドアップ」できないことを保証するため、それはFRAND誓約の目的に合致していると主張した。 [48] しかしながら、FRAND誓約は、SEP保有者に支払われるべきロイヤルティをもはやその特許の公正な見返りとならないところまで低迷させることや、SEP保有者が選択した場合にベンチマーク料率より低いロイヤルティ料率に合意する裁量を排除することを目的とはしていない [48] 。

この意味において、控訴院は、差別的価格設定は場合によっては消費者にとって有益であるため、それ自体を好ましくないとみなしているわけではないことを明らかにした [49] 。控訴院は、単に平等な価格設定を義務付けることには何の価値もないと考えている。逆に、ライセンスをベンチマーク料率で利用できるようにすることでホールドアップ効果に対処することができれば、SEP保有者がライセンスを特許の価値よりも低い価格で供与することを妨げる理由は何もないのである [49] 。ベンチマーク料率より低い料率で差別が起こるのであれば、競争法の適用で対処するべきある。すなわちベンチマーク料率よりも低い料率でライセンスを供与することで競争に悪影響が生じない限り、 FRAND誓約が SEP 保有者がそうする能力を制約すると考える理由はない [50] 。
 

3. 支配的地位の濫用／Huawei対ZTE

控訴院はさらに、原告がHuawei判決から生じる義務を履行する前に侵害訴訟を起こしたことは、TFEU102条の違反（市場における支配的地位の濫用）であるという被告の主張を退けた [51] 。

まず控訴院は、原告が市場における支配的地位を有しているという高等法院の判断を確認した上で、被告による当該異議を棄却した [52] 。控訴院は、SEP保有者が各SEPに関して100％の市場シェアを有しており（各SEPについての支配力を評価する市場は、当該SEPのライセンス市場であることは「共通認識」であるため [53] ）、FRAND 誓約に付随する制限 [54] や各市場の構造に内在するホールドアウトのリスク [55] によりSEP保有者の市場支配力に課せられる制約は、単体で 又は複数の制限や制約をもって、SEP保有者が市場支配力を有している可能性が高いという想定の反証になりえるとした高等法院の見解に落ち度はないとした [56] 。

上記にかかわらず、控訴院は本事件において原告は市場における支配力を濫用していないとした [57] 。

控訴院は、Huawei判決は（条件の不遵守自体が、侵害訴訟の開始をTFEU102条の違反とするという意味での）「強制的条件」を定めるものではないという高等法院の判断に同意した [58] 。Huawei判決で使用された文言は、CJEU が「セーフハーバー」の創設を意図していることを示唆している。SEP保有者がこのようなフレームワークを遵守する場合、訴訟の提起はそれ自体が濫用とはならない [59] 。SEP保有者がこのようなフレームワークの外にある場合、その行動が濫用であるか否かについては状況を考慮して評価されなければならない [60] 。

控訴院の見解では、訴訟が開始される前に SEP保有者が充足しければならない唯一の必須条件は、その特許の侵害的使用に関する実施者への通知である [61] 。このことは、当該義務に関してCJEUが使用している明確な文言にもとづく [62] 。そのような通知の正確な内容は、その特定ケースのすべての状況によって決まる [62] 。一般的には、被疑侵害者が自社製品の技術的詳細と侵害の可能性があるSEPに精通している状況で、FRAND条件でのライセンス供与を受ける意思がない場合、訴訟開始前に正式な通知を受けていないという理由だけで、SEP保有者に対する差止救済を否定することは正当化されないと考えられる [63] 。

実体的事項に関しては、控訴院は、原告が濫用的な行動を取っていなかったという高等法院の評価、特に、訴訟前に原告と接触していた被告は、侵害され必須であると認められた場合にライセンス供与がなされるべきSEPを原告が保有していることを十分認識していたという判断を受け入れた [57] 。

さらに、侵害訴訟が提起された時点では当該行為の要件が確立されていなかったことを考慮し（本件訴訟はCJEUがHuawei判決を下す前に開始されたため）、控訴院は、原告が濫用行為をしたとして非難することは不公平である可能性が高いと指摘した [64] 。この点に関して、控訴院は、ドイツの裁判所がいわゆる「経過措置」事件（Pioneer対Acer [65] 、St.Lawrence対Vodafone [65] 、及びSisvel対Haier [66] ）において展開したそれぞれのアプローチに同意している [67] 。
 

• [1] Unwired Planet対Huawei、英国控訴院、2018年10月23日付判決、事件番号: A3/2017/1784, [2018] EWCA Civ 2344, 第233節。
• [2] 同判決、第6節以下。
• [3] 同判決、第233節。
• [4] 同判決、第7節。
• [5] 同判決、第8節及び第137節以下。
• [6] 同判決、第8節。
• [7] 同判決、第9節以下。第31節以下。
• [8] 同判決、第17節。
• [9] 同判決、第130節。
• [10] 同判決、第18節。
• [11] 同判決、第112節。
• [12] 同判決、第291節。
• [13] 同判決、第19節及び第45節以下。
• [14] 同判決、第20節及び第132節以下。
• [15] Huawei対ZTE、欧州連合司法裁判所（CJEU）、2015年7月16日付判決、事件番号: C-170/13節。
• [16] Unwired Planet対Huawei、英国控訴院、2018年10月23日付判決、第211節以下及び第251節。
• [17] 同判決、第74節及び第77節以下。
• [18] 同判決、第82節。
• [19] 同判決、第80節。
• [20] 同判決、第79節以下。
• [21] 同判決、第26節。
• [22] 同判決、第53節。
• [23] 同判決、第54節以下、第59節。
• [24] 同判決、第56節。
• [25] Pioneer対Acer、マンハイム地方裁判所、2016年1月8日付判決、事件番号: 7 O 96/14。
• [26] St. Lawrence対Vodafone、デュッセルドルフ地方裁判所、2016年3月31日付判決、事件番号: 4a O 73/14。
• [27] 欧州委員会から欧州議会、理事会、経済社会評議会へのコミュニケーション「標準必須特許に対するEUのアプローチ設定」、2017年11月29日、COM（2017）712 最終版。
• [28] Unwired Planet対Huawei、英国控訴院、2018年10月23日付判決、第74節。
• [29] 同判決、第111節。
• [30] 同判決、第128節。
• [31] 同判決、第121節。
• [32] 同判決、第125節。
• [33] 同判決、第75節。
• [34] 同判決、第92節。
• [35] 知的財産権の行使に関する2004年4月29日付欧州議会・理事会指令2004/48/EC (Official Journal of the EU L 195, 02/06/2004, p.16)。
• [36] Unwired Planet対Huawei、英国控訴院、2018年10月23日付判決、第94節。
• [37] 同判決、第96節。
• [38] 同判決、第98節。
• [39] 同判決、第207節及び第210節。
• [40] 同判決、第176節。
• [41] 同判決、第173節。
• [42] 同判決、第169節以下。
• [43] 同判決、第194節以下。
• [44] 同判決、第198節。
• [45] 同判決、第199節。
• [46] 同判決、第195節。
• [47] 同判決、第202節。
• [48] 同判決、第196節。
• [49] 同判決、第197節。
• [50] 同判決、第200節。
• [51] 同判決、第21節、第211節以下及び第251節。
• [52] 同判決、第212節。
• [53] 同判決、第216節。
• [54] 同判決、第219節。
• [55] 同判決、第220節。
• [56] 同判決、第229節。
• [57] 同判決、第284節。
• [58] 同判決、第269節。
• [59] 同判決、第270節。
• [60] 同判決、第269節及び第282節。
• [61] 同判決、第253節及び第281節。
• [62] 同判決、第271節。
• [63] 同判決、第273節。
• [64] 同判決、第275節。
• [65] 上記参照。
• [66] Sisvel対Haier、デュッセルドルフ高等裁判所、2017年3月30日付判決、事件番号: 15 U 66-15。
• [67] Unwired Planet対Huawei、英国控訴院、2018年10月23日付判決、第279節。