西斯维尔诉海尔

2020年11月24日 - 案号: KZR 35/17

http://caselaw.4ipcouncil.com/cn/german-court-decisions/federal-court-of-justice-bgh/sisvel-v-haier

A. 事实

原告西斯维尔（Sisvel）持有被声明为对实施数项无线通信标准而言（潜在）必不可少的专利（以下称“标准必要专利”或“SEPs”）。西斯维尔已向欧洲电信标准协会（ETSI）作出了承诺，表示愿意将其所持有的标准必要专利依照公平、合理且无歧视（FRAND）的条款和条件对标准实施人提供。

被告是总部位于中国的海尔集团（Haier）旗下的两家欧洲子公司。海尔集团生产并且销售实施包括欧洲电信标准协会所发展出的GPRS和UMTS标准在内等多种标准的手机和平板电脑。

西斯维尔于2012年12月20日就其针对其所持有的标准必要专利提供许可事宜向海尔集团的母公司（以下称“中国海尔”）进行通知，同时并提交了一份关于其所持有的专利组合中所包含的大约235项专利的清单。此外，西斯维尔在2013年8月以及同年11月间更进一步向中国海尔发送了内容为有关其许可计划的信息的信函。

然而，中国海尔直至2013年12月时才向西斯维尔做出回复。其表示“希望”与西斯维尔进行“正式谈判”，并且要求西斯维尔提供先前双方沟通中曾提到的潜在折扣的相关信息。

2014年8月，西斯维尔向海尔提出了一项以全球为范围的专利组合许可要约，然却遭海尔拒绝。

此后不久，西斯维尔便在杜塞尔多夫地区法院（以下称“地区法院”）向海尔提起了侵权诉讼。其中一项诉讼主张是针对实施UMTS标准的标准必要专利（以下称“涉案专利”），而另一项诉讼主张则涉及了实施GPRS标准的专利。作为回应，海尔于德国联邦专利法院就此二项专利提起了专利无效诉讼。

在侵权诉讼程序进行的过程中，海尔向西斯维尔提出了一些特定的许可反要约。这些许可反要约所涵盖的范围相当有限，仅包含西斯维尔在法庭上对海尔所主张的那些专利（专利族）。

地区法院于2015年11月3日就这两起案件都做出了有利于西斯维尔的判决 [1] 。地区法院向海尔发出了禁令，并责令其召回并销毁侵权产品。地区法院进一步确认了海尔在本案中应承担损害赔偿责任，并责令海尔就其销售侵权产品的具体情况向西斯维尔提供全面且详细的信息。海尔对这两项判决均不服并提起上诉。

除了其他数项主张外，海尔于其后续在杜塞尔多夫高等地区法院（以下称“上诉法院”）所提起的诉讼中也同时主张到，地区法院未能在西斯维尔已经提起侵权诉讼的情况下，就欧洲联盟法院（CJEU）于华为诉中兴通信案中判决 [2] （以下称“华为案判决”）中课与标准必要专利持有人的行为义务进行充分的考量。

在上诉法院诉讼程序进行的过程中，海尔于2016年1月16日表示，其只有在德国法院最终确认了涉案专利的有效性以及相关侵权行为存在的前提下，愿意从西斯维尔处获取FRAND许可。海尔更进一步要求西斯维尔提供其所持有的专利组合中包含的全部专利的权利要求对照表。

2016年12月，西斯维尔再度向海尔提出了进一步的许可要约，然亦遭到海尔拒绝。

海尔于2017年1月20日——也就是上诉诉讼言词辩论程序终结前的几周——才终于向西斯维尔提出了进一步的许可反要约，并且该许可反要约中的许可范围仅涵盖海尔集团在德国被起诉的两家子公司。双方就此并没有达成一致的协议。

在其于2017年3月30日作成的两项判决中，上诉法院部分支持了海尔在两个平行诉讼程序中的上诉主张 [3] 。西斯维尔关于禁令救济以及召回并销毁侵权产品的诉讼主张遭到上诉法院驳回，理由在于西斯维尔并未践行其在华为判决下应尽的义务，特别是其未能向海尔发出 FRAND许可要约的部分。

西斯维尔就上诉法院的裁决提起了上诉。

德国联邦法院（以下称“联邦法院”或“法院”）最终于2020年4月驳回了海尔针对本案涉案专利所提起的专利无效诉讼 [4] 。

2020年5月5日，联邦法院在双方未决的平行诉讼中就涉及实施GPRS标准的专利的部分作出了判决 [5] 。法院推翻了上诉法院此前的判决，并判决西斯维尔胜诉。

于本案判决中 [6] 6，法院同时推翻了上诉法院于前案中就涉案专利所做出的判决。
 

B. 法院的论理

法院认为，涉案专利对于UMTS标准的实施而言具备标准必要性，并且遭受侵权 [7] 。

与上诉法院此前采取的观点相反，联邦法院认为西斯维尔对海尔提起侵权诉讼的行为，并未构成对《欧洲联盟运作条约》（TFEU）第102条滥用市场支配地位的违反 [8] 。
 

市场支配地位

法院认为，西斯维尔具备《欧洲联盟运作条约》第102条涵义下的市场支配地位 [9] 。

联邦法院指出，当一项专利对符合标准发展组织发展出的标准（或事实上的标准）而言具备技术上的必要性，并且在下游市场提供的产品中并没有可以替代该标准的技术时，就会带来市场支配地位 [10] 。即使存在替代（技术）选项，只要不采用该项专利技术指引的产品无法在（下游）市场中竞争，市场支配地位就可能会产生 [10] 。联邦法院认为，本案涉案专利即是这种情况。
 

滥用市场支配地位

然而，法院认为，西斯维尔并不会因为对海尔提起了侵权诉讼便构成对其市场支配地位的滥用 [11] 。对市场支配地位的滥用可能发生于当标准必要专利持有人：

• 拒绝向具有取得许可意愿的实施人授予FRAND许可，并且对该实施人提起诉讼，主张禁令救济（和/或召回并销毁侵权产品），或
• 未能按其因享有市场支配地位而衍生的“特别责任”做出“足够的努力”来促成其与具备取得许可意愿的实施人间许可协议的签署时 [12] 。

在法院看来，于上述两种情况下，仅仅因为实施人有权主张由标准必要专利持有人通过合同的形式在符合FRAND条款与条件的前提下授予其对某项专利技术指引使用的权利就对“具备取得许可意愿”的实施人提起诉讼，将会构成对市场支配地位的滥用 [13] 。另一方面，专利持有人在谈判开始时所提出的要约本身，即便所提供的条款将会对实施人产生不合理的阻碍或歧视，通常也并不会构成滥用行为，只要双方达成合意即可 [13] 。如果标准必要专利持有人在其与实施人的许可谈判结束时仍然坚持这些条款与条件，则会被认定是一种滥用行为 [13] 。
 

侵权通知

法院指出，具有市场支配地位的专利持有人的“特殊责任”具体体现在其有义务在提起侵权诉讼之前就针对涉案专利的侵权行为向实施人进行通知，以防止实施人为了符合某项标准而（可能）在不知情的情况下使用了该项标准实施的专利 [14] 。

在本案中，法院认为，通过发送日期为2012年12月20日的信函以及其后的通信交流，西斯维尔已向海尔发出了适当的侵权通知 [15] 。
 

取得许可的意愿

另一方面，法院认为，海尔并未表现出作为一个有意愿自西斯维尔处获得FRAND许可的被许可人应有的态度 [16] 。联邦法院在这一问题上持不同观点，采取了与上诉法院的相反的意见。

在法院看来，实施人必须“清楚”且“明确”地表明其愿意依照“任何实际上符合FRAND的条款”与标准必要专利持有人达成许可协议，随后就必须以一种“目的性导向”的态度参与许可谈判 [17] 20。相反地，仅仅是对侵权通知作出“表达愿意考虑签署许可协议“或”就是否以及在什么条件下才考虑取得许可而进行谈判“这样的回覆是不够的 [17] 。

法院认为，实施人愿意通过创建个别的合同基础来使未经授权的专利使用在未来能够合法化是要求标准必要专利持有人承担必须与实施人进行许可谈判以达成 FRAND许可此一责任的先决条件 [18] 。此外，（双方皆具备）达成许可协议的意愿是必不可少的，因为能够平衡双方对立的利益适当的解决方案通常来自于以利益为出发点的谈判 [19] 。谈判一方未能在FRAND许可协议的谈判过程中做出贡献的事实经常将会被视为对其不利 [20] 。如果实施人在收到侵权通知后的很长的一段时间内均未对取得FRAND许可表现出任何的兴趣，则其之后就必须采取“额外的努力”以确保尽管已经有所延误，仍然可以尽快地完成许可协议的签署 [21] 。

法院特别强调，实施人不应该滥用标准必要专利持有人因其得以在法庭上主张的专利权受到限制而面临的“结构性劣势”来进行“反向专利挟持” [22] ，否则就可能会妨碍市场竞争，因为，如此一来，侵权人将获得相较于及时取得许可的实施人而言更加不公平的竞争优势 [22] 。

联邦法院认为，上述关于实施人必须展现出其具备取得FRAND许可的意愿这项义务的解释符合华为案判决的要求，因此不需要依照海尔的请求将相关问题提交给欧洲联盟法院重新进行审查 [23] 。华为案判决的做成为反垄断法下的责任创造了一个“安全港”，在遵守该案判决所确定的行为义务的前提下，通常足以排除滥用市场支配地位的情况 [24] 。然而，在一些特殊的情况下，也可以对当事人的行为义务做更严格或更宽松的要求 [24] 。

法院指出，华为案判决支持实施人应在整个谈判过程中始终维持具备取得许可意愿的状态此一观点 [24] 。“持续不断地”具备取的许可的意愿是许可谈判成功“必不可少的条件”，又或者，当许可谈判失败时，此一条件则是判断标准必要专利持有人是否有滥用市场支配地位的行为的准则 [25] 。当实施人客观上不愿意也没有能力取得该项许可时，标准必要专利持有人拒绝授予FRAND许可的行为事实上便与反垄断条款无关了 [26] 。

据此，联邦法院解释到，即使标准必要专利持有人已经提出了许可要约，具备取得许可的意愿这项要素也（仍然）应该到位 [27] 。于此方面，法院不同意杜塞尔多夫地区法院近期在诺基亚诉戴姆勒案中将某些FRAND相关的问题提交给欧洲联盟法院进行审查时所表达的相反观点 [28] 。据联邦法院指出，标准必要专利持有人所发出的许可要约只是许可谈判的“起点”；由于FRAND本身是一个范围，许可谈判所欲达成的目标便是在充分考量双方的利益后，达成一个公平合理的结果 [29] 。正因为如此，实施人有责任审阅标准必要专利持有人所提出的许可要约中的各项条款与条件是否符合FRAND [30] 。如果标准必要专利持有人所提出的许可要约“显然”不符合FRAND，那么，在这种情况下，实施人只需要对该要约为什么不符合FRAND做出解释即可 [30] 。

在这种情况下，法院明确表示，无论要约在内容上是否于各方面均符合FRAND，实施人都有责任对标准必要专利持有人所发出的许可要约进行审阅 [31] 。如果标准必要专利持有人在一开始就被要求必须立即提出一个“完美”的FRAND许可要约，那么许可谈判将会是没有意义的 [32] 。并且如果不对双方认为有关的事项加以考量，也不可能仅就该许可要约的FRAND符合性进行抽象地评估 [33] 。法院再次重申，不符合FRAND的许可要约本身并不会构成对市场支配地位的滥用 [34] 。

话虽如此，联邦法院指出，在评估实施人是否具备取得许可意愿时，实施人的整体行为（包含其对标准必要专利持有人所发出的许可要约所作出的回应在内）都必须被纳入考量范围中 [35] 。因此，取得可的意愿会可能随着时间的推移而发生改变：如果实施人已经充分地提出了取得FRAND许可的要求，则标准必要专利持有人向法院提起诉讼的行为在其后的某个时间点便有可能转变为对市场支配地位的滥用 [36] 。然而，实施人做出此一要求时所耽误的时间越长，则其可以被视为具备取得许可意愿的被许可人的门槛也就越高 [37] 。法院再次声明，其针对上述议题所做出的解释与华为案判决的内容一致，因此无需应海尔所要求额外将此议题提交欧盟法院审查 [35] 。

于此背景下，法院认为，中国海尔在收到西斯维尔的侵权通知近一年后才对该通知作出第一次回应已经太迟 [38] 。一个需要花费几个月的时间才能够对侵权通知作出回应的实施人，其所发出的信号通常是没有兴趣取得许可 [38] 。此外，联邦法院认为，海尔在2013年12月所作出的回应中仅表达了“希望”与西斯维尔进行“正式的谈判”，从此内容上看来并不足以表达其具备取得许可的意愿 [39] 。由于其对侵权通知做出回应的时间已经迟延，海尔本应做出“额外努力”以表明其取得许可的意愿，然于本案中事实并非如此 [40] 。

同样地，海尔于2016年1月16日所发出的信函中也没有包含充分的取得许可意愿声明，因为海尔就许可协议的签署附加了德国法院必须先确认涉案专利的有效性和侵权行为存在的前提条件 [41] 。尽管实施人原则上被允许在协议签订后保留对该被许可专利的有效性提出质疑的权利，法院认为，实施人就其具备取得许可意愿所做出的声明不能够附加此种条件 [42] 。除此之外，海尔在收到侵权通知长达近三年之久后才要求西斯维尔提供其专利组合所包含全部专利的权利要求对照表这一行为，在法院看来明显表示海尔只有意拖延许可谈判的进行直至涉案专利过期失效为止 [43] 。

此外，联邦法院指出，海尔在侵权诉讼进行过程中所提出的许可反要约也无法展现出其具备取得FRAND许可的意愿 [44] 。该许可反要约在许可范围上仅限于西斯维尔于诉讼中所主张的专利这一事实表明，海尔并没有认真回应西斯维尔所提出的在全球范围内以专利组合的形式进行许可的要求 [45] 。鉴于海尔有足够长的时间来对西斯维尔所持有的专利组合进行检视，人们可以合理期待海尔就其这种“选择性许可”的行为提供实质性的依据 [45] 。

更有甚者，法院认为，海尔在上诉诉讼程序结束前不久所发出的日期为2017年1月20日的许可反要约同样不足以表明其具备取得许可的意愿 [46] 。法院特别注意到了该许可反要约的许可范围将仅涵盖海尔集团在德国被起诉的两个子公司这一事实 [47] 。联邦法院指出，海尔这种“选择性许可”的行为并不具备“合法利益”；相反地，此种有限许可并不能为防止海尔集团下其他公司作出侵权行为提供足够的保护，并将迫使西斯维尔必须花费大量而密集的成本来对其持有的所有标准必要专利“按个别专利在个别国家”逐一主张其专利权 [48] 。

此外，法院还批评了海尔所提出的许可费计算模式 [49] 。海尔仅根据其认为“可能具备”标准必要性而应被涵盖于许可范围中的一小部分（四个同族专利）标准必要专利为基础来计算许可费 [50] 。法院认为，许可范围必须在许可谈判中被确定，而在信息及通信技术（ICT）行业中，由于相关专利数量众多，通常会依赖于对专利必要性及有效性的估计，一方面得以允许考虑“必要的剩余不确定性”的存在，另一方面更有助于避免不成比例的高交易成本的产生 [51] 。

除上列问题之外，海尔的许可反要约仅是在上诉诉讼程序进行过程中的“最后一分钟”才被发出这一事实，表现出海尔发出此一反要约的实际动机并不在于达成FRAND许可的签署，而只是出于对未决诉讼程序的战术考量 [52] 。

标准必要专利持有人所提出的许可要约 在认定了海尔并没有充分表现出其具备取得FRAND许可的意愿后，法院在本案中并未就西斯维尔向海尔提出的许可要约是否符合FRAND进行审查 [53] 。联邦法院表示，当实施人没有充分表达签署FRAND许可协议的意愿时，此一问题便是不相关的 [54] 。

法院强调，除了就侵权行为向实施人进行通知的义务之外，标准必要专利持有人的义务（包括发出FRAND许可要约的义务）仅在实施人表明愿意依照FRAND条款与条件取得许可的情况下才会产生 [55] 。专利持有人对相关标准发展组织所做出的FRAND承诺并不会改变专利实施人原则上有义务向权利持有人寻求许可的事实 [55] 。
 

C. 其他重要问题

专利伏击

法院驳回了海尔以“专利伏击”为主张的的抗辩 [56] 。海尔主张，涉案专利无法被执行，因为西斯维尔从其手中取得该专利的最初专利持有人未能在UMTS标准发展的过程中及时向欧洲电信标准协会披露该专利。

本院并未就本案是否确实发生了上述意义上的“专利伏击”进行审查 [57] 。联邦法院所采取的观点认为，实施人只能针对实际参与标准发展过程的专利持有人主张“专利伏击”抗辩；相反地，实施人不能对其继受人（此处为西斯维尔）提出此类抗辩 [57] 。

尽管如此，法院指出，“专利伏击”的成立要求相关标准发展组织内部的决策过程因为该信息的被隐瞒而遭到妨碍 [58] 。就此而言，实施人必须至少提出一定程度的指标，证明如果有关该专利申请的相关信息及时被披露并且被纳入考量，则该标准将会采用另一个不同的形式 [59] 。然而，海尔却没有办法建立此一关联性 [59] 。
 

损害赔偿

最后，法院认定西斯维尔的所提出的损害赔偿主张是有理由的。海尔因为过失行为所导致的损害赔偿责任于此被确立：实施人原则上有义务在开始生产或销售产品之前确保没有任何第三方权利会因此遭受侵害，而海尔并没有这样做 [60] 。

更进一步，西斯维尔的损害赔偿请求不仅限于FRAND许可费率（“许可类比”）的部分 [61] 。 标准必要专利持有人有权要求获得全额损害赔偿，除非实施人可以提出自己的反主张，要求被置于若标准必要专利持有人履行其因具备市场支配地位所产生的义务时，其所本应处在的地位 [60] 。然而，实施人只有在充分表现出其具备取得许可的意愿的情况下才有权提出此项（反）主张，而本案情况非如此 [60] 。
 

• [1] Sisvel v Haier, District Court of Duesseldorf, judgment dated 3 November 2015, Case No. 4a O 144/14 (UMTS相关专利)及Case No. 4a O 93/14 (GPRS相关专利)。
• [2] Huawei v ZTE, Court of Justice of the EU, judgment dated 16 July 2015, Case No. C-170/13。
• [3] Sisvel v Haier, Higher District Court of Duesseldorf, judgment dated 30 March 2017, Case No. I-15 U 65/15 (UMTS相关专利) and Case No. I-15 U 66/15 (GPRS相关专利)。
• [4] Federal Court of Justice, judgment dated 28 April 2020, Case No. X ZR 35/18。
• [5] Sisvel v Haier, Federal Court of Justice, judgment dated 5 May 2020, Case No. KZR 36/17。
• [6] Sisvel v Haier, Federal Court of Justice, judgment dated 24 November 2020, Case No. KZR 35/17 (cited by juris.bundesgerichtshof.de)。
• [7] 同上注，段10至段43。
• [8] 同上注，段44。
• [9] 同上注，段48及以下。
• [10] 同上注，段49。
• [11] 同上注，段52。
• [12] 同上注，段53。
• [13] 同上注，段54。
• [14] 同上注，段55。
• [15] 同上注，段84。
• [16] 同上注，段86及以下。
• [17] 同上注，段57。
• [18] 同上注，段58。
• [19] 同上注，段59。
• [20] 同上注，段60。
• [21] 同上注，段62。
• [22] 同上注，段61。
• [23] 同上注，段63。
• [24] 同上注，段65。
• [25] 同上注，段68。
• [26] 同上注，段66及段68。
• [27] 同上注，段69。
• [28] 同上注，段69。详见：Nokia v Daimler, District Court of Duesseldorf, order dated 26 November 2020, Case No. 4c O 17/19。
• [29] 同上注，段70及段71。
• [30] 同上注，段71。
• [31] 同上注，段72。
• [32] 同上注，段73。
• [33] 同上注，段74。
• [34] 同上注，段76。
• [35] 同上注，段77。
• [36] 同上注，段79及以下。
• [37] 同上注，段83。
• [38] 同上注，段87。
• [39] 同上注，段88及以下。
• [40] 同上注，段89。
• [41] 同上注，段93及以下。
• [42] 同上注，段95。
• [43] 同上注，段96至段99。
• [44] 同上注，段102及以下。
• [45] 同上注，段102。
• [46] 同上注，段108及以下。
• [47] 同上注，段116。
• [48] 同上注，段118。
• [49] 同上注，段124及以下。
• [50] 同上注，段124。
• [51] 同上注，段125。
• [52] 同上注，段126。
• [53] 然而，法院在其先前于2020年5月所做出涉及相同双方当事人的判决中有针对此一问题进行分析，详见：Sisvel v Haier, Federal Court of Justice, judgment dated 5 May 2020, Case No. KZR 36/17，特别是段76至段81，以及段101及以下。
• [54] Sisvel v Haier, Federal Court of Justice, judgment dated 24 November 2020, Case No. KZR 35/17，段107。
• [55] 同上注，段56。
• [56] 同上注，段127及以下。
• [57] 同上注，段130。
• [58] 同上注，段131。
• [59] 同上注，段131及以下。
• [60] 同上注，段135。
• [61] 同上注，段134及以下。